Структура і зміст ліцензійного договору.

При визначенні змісту договору сторони керуються принципом свободи договору. Однак, умови ліцензійного договору, які суперечать положенням чинного законодавства України, є нікчемними (ч.9 ст.1109, ч.2 ст.1111 ЦК України).

Структуру ліцензійного договору визначає також його зміст, який у свою чергу грунтується на умовах, погоджених сторонами з метою встановити їх взаємні права та обов'язки. Зазначені умови мають неоднакове правове значення.

Істотні умови ліцензійного договору поділяються на дві групи – об'єктивні та суб'єктивні. Об'єктивними істотними умовами визнаються ті, які є такими за законом або необхідні для договорів даного виду. Суб'єктивні істотні умови – це ті, які на вимогу будь-якої сторони мають бути узгоджені між сторонами. Якщо з будь-якої такої умови не досягнуто згоди, договір не набирає чинності.

Відповідно до ст. 1109 ЦК України об’єктивними істотними умовами у ліцензійному договорі визначаються:

– вид ліцензії;

– сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо);

– розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;

– інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Суб'єктивними істотними умовами є: вступна частина договору (преамбула); технічна сфера застосування; креслення та інша технічна документація; якість продукції, виробленої за ліцензією; технічна допомога у навчанні фахівців; платежі за технічну документацію; момент виникнення права на ліцензію; податки і збори; облік і звітність; охорона патентних прав; гарантії виконання; правовий захист, розгляд спорів; розірвання договору у зв'язку з неможливістю виконання; завершення зобов'язальних відносин.

За загальним правилом у ліцензійному договорі може бути передбачена можливість ліцензіата удосконалювати об'єкт промислової власності. У разі такого передбачення у договорі має бути визначена доля цих удосконалень, хто має стати їх власником.

У договорі обов'язково має бути умова про дотримання конфіденційності предмета ліцензійного договору, можливість його удосконалення, обсягу використання та інших умов ліцензії. Щодо яких елементів має бути визначена конфіденційність, сторони вирішують самі.

Безперечно, ліцензійний договір може включати й інші умови, які сторони вважатимуть за необхідне включити.

Умовами ліцензійного договору може бути надано право ліцензіату укладати субліцензійний договір. За цим договором ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (ч.2 ст.1109 ЦК України).

Ліцензіат має право укласти субліцензійний договір лише у випадках, передбачених ліцензійним договором. Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ліцензійним договором не передбачено інше.

У разі надання субліцензії правовідносини між ліцензіаром і ліцензіатом зберігаються. Субліцензіат не вступає у прямі договірні відносини з ліцензіаром (власником патенту на винахід).

Економічна суть надання субліцензії полягає у тому, що за допомогою субліцензіата ліцензіат має можливість якнайбільше задовольнити попит на „продукцію по ліцензії” на території дії договору, якщо він не в змозі задовольнити таку потребу сам.

Тільки ліцензіат, який одержав виключні права на використання винаходу, має право на видачу субліцензій. Обсяг прав, які надаються за субліцензійним договором, визначається обсягом прав, які одержав ліцензіат за виключною ліцензією, і не може перевищувати їх.

Обов'язки та права ліцензіара. Ліцензіар – це будь-яка юридична чи фізична особа, що має право власності і передає будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі право на використання одного чи кількох зазначених об'єктів у певних межах. Мета ліцензіара – видати ліцензію на найвигіднішх для себе умовах і, отже, знайти вигідного покупця.

Ліцензіар заздалегідь має підготувати ті пропозиції, які він може запропонувати покупцеві ліцензії. Вони й становлять обов'язки ліцензіара. Стороною у ліцензійному договорі може бути будь-яка особа неза­лежно від громадянства та інших обставин.

Основними обов'язками ліцензіара є:

– по-перше, передача ліцензіатові реально існуючого об'єкта промислової власності і по можливості гарантування його безперешкодного використання в обумовлених межах. Тому в договорі має бути визначений предмет – що передається і на яких умовах; може бути передбачений обов'язок ліцензіара разом з предметом договору передати також і всю необхідну технічну документацію і можливо право на її розмноження ліцензіатом. Ліцензіар має визначити територію, у межах якої діятиме ліцензія. Важливою умовою договору є строк його чинності та інші строки, що визначають сторони. Це можуть бути строки морального старіння предмета ліцензії, строк повного освоєння ліцензії та інші. Важливо також передбачити правові наслідки впливу визначених строків;

– по-друге, ліцензіар зобов'язаний не просто передати ліцензіатові предмет ліцензії, а й забезпечити необхідні умови для найефективнішого використання ліцензії. У цей обов'язок ліцензіара входить передача всієї інформації, необхідної для виробництва продукції за ліцензією, а також надання потрібної технічної допомоги. Для правової оцінки таких побічних зобов'язань слід у кожному конкретному випадку визначити, чи є ці об'єкти і послуги невід'ємними від предмета ліцензії, чи вони є об'єктом окремого самостійного зобов'язання, на який правовий режим ліцензійного договору не поширюється. У такому разі має бути укладений окремий договір.

У будь-якому ліцензійному договорі визначається коло прав ліцензіара:

– передусім, він має право вимагати від ліцензіата використання предмета ліцензії в обумовлених межах;

– не розголошувати змісту предмета ліцензії;

– не передавати предмет третім особам, якщо це не передбачено договором;

– ліцензіар має право на інформацію про межі й обсяг використання предмета ліцензії та одержані ліцензіатом прибутки;

– має право контролю облікової і звітної документації;

– ліцензіар має також право на інформацію про наступні вдосконалення ліцензіатом предмета ліцензії та їх безоплатне використання.

Основним правом, заради якого, власне, й укладається ліцензійний договір, є право на винагороду та інші виплати за використання предмета ліцензії. Порядок обчислення, розмір та строки виплат встановлюються умовами ліцензійного договору.

Права та обов'язки ліцензіата. Права та обов'язки ліцензіата, їх обсяг і зміст визначаються принаймні двома основними факторами – обсягом і змістом прав та обов'язків ліцензіара, передбачених договором і видом ліцензії.

До основних прав ліцензіата слід віднести:

– право на використання об'єкта промислової власності у своїх інтересах і в межах, обумовлених ліцензійним договором;

– право вимагати від ліцензіара забезпечити використання цього права як з технічного, так і практичного боку;

– якщо ліцензійним договором буде передбачено, то ліцензіат може мати право на негайну і безоплатну передачу йому ліцензіаром усіх наступних удосконалень предмета ліцензії. Може бути обумовлено і право ліцензіата на першочергове одержання зазначених удосконалень.

Коло обов'язків ліцензіата досить широке. Основний обов'язок – виплата ліцензійної винагороди. Розмір винагороди за використання винаходів, як правило, зумовлюється двома факторами – обсягом виробництва і обороту продажу ліцензованої продукції, а також обсягом прав, переданих за ліцензією.

Однією з умов ліцензійного договору може бути обмеження у використанні патентних прав. До таких обмежень ліцензіар вдається з метою уникнути конкуренції ліцензіата. Обмеження може стосуватися обсягу випуску предмета ліцензії або ліцензія обмежується тільки виробництвом продукції, яка використовуватиметься для певних цілей. Обмеження може стосуватися також використання предмета ліцензії на певному виробництві або продажу продукції на певній території. Територіальні обмеження мають місце тоді, коли ліцензіар за межами території дії договору сам бажає реалізувати предмет ліцензії. Проте, якщо у договорі територію не визначено, то слід виходити з того, що чинність патенту і ліцензії за територією збігаються.

Ліцензійні платежі. Виникнення та реалізація права ліцензіара на одержання винагороди залежить від ряду факторів економіко-правового характеру. Найскладнішим аспектом у ліцензійних відносинах є визначення ціни, або вартості предмета ліцензії, яка також зумовлюється рядом факторів. При цьому варто мати на увазі, що ціна предмета ліцензії і ціна ліцензії не одне й те саме. Ціна предмета ліцензії це вартісний вираз об'єкта промислової власності. Ціна ліцензії – вартісний вираз, але не об'єкта, а прав на його використання.

Види ліцензійних платежів, що їх застосовують на практиці, можна поділити на основні групи: періодичні платежі; одноразові платежі; комбіновані платежі; побічні платежі.

Періодичні платежі (роялті). У законодавстві України цей вид платежів визначається як будь-який платіж, отриманий у вигляді винагороди за використання або надання дозволу за використання об'єкта промислової власності. Роялті – це відрахування від доходу покупця протягом періоду дії угоди, тобто розмір винагороди, що залежить від економічного ефекту використання ліцензії.

Одноразові (паушальні) платежі не зв'язані за часом з використанням ліцензії, а встановлюються заздалегідь на підставі експертних оцінок. Паушальний платіж є твердо зафіксованою в ліцензійній угоді сумою винагороди, здійснюваного одноразово і не залежного від обсягу виробництва або збуту ліцензійної продукції. Він визначається на основі розрахункового прибутку і являє собою середню суму роялті, що ліцензіар очікує одержати за весь термін дії ліцензійної угоди без урахування коливань цін на ринку. Паушальний платіж є по суті фактична ціна ліцензії.

На практиці нерідко використовуються комбіновані платежі, тобто коли одноразові платежі поєднуються з періодичними відрахуваннями. Одноразовий первісний платіж виплачується звичайно до комерційного використання об'єкта ліцензії і дозволяє ліцензіару компенсувати витрати на НДДКР і підготовку ліцензійної пропозиції.

Сьогодні широко застосовуються ліцензійні платежі на компенсаційній основі. У цьому випадку виплата ліцензійної винагороди відбувається у формі постачання продукції, зробленої по ліцензії. Часто використовують обмін еквівалентними ліцензіями, тобто перехресними. Останнім часом формою ліцензійної винагороди є також надання ліцензіару частки акцій компанії, що купила ліцензію.

Сторони ліцензійного договору можуть встановлювати й інші форми виплати винагороди за використання об’єктів промислової власності.

Договір про передання виключних майнових прав промислової власності. Особливості застосування цього виду договору щодо розпоряджання майновими правами промислової власності визначені у ст.1113 ЦК України. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності – це договір, за яким одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ч.1 ст.1113 ЦК України).

Варто звернути увагу на те, що деякі правознавці зазначають, що термін «передання прав» є недостатньо чітким, оскільки він може охоплювати як дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію), так і відчуження майнових прав їх суб'єктом. Однак, ліцензія та ліцензійний договір регулюються у Цивільному кодексі України окремо, тому слід вважати, що договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності стосується саме відчуження цих прав [21].

Відповідно до ЦК України при укладенні договору про передання виключних майнових прав промислової власності права відчужуються, тобто передаються безповоротно. У зв'язку з цим особа, якій передані виключні майнові права, стає правонаступником. Тому до неї переходять усі права і обов'язки стосовно об'єкта інтелектуальної власності. Зокрема, укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше (п. 2 ст. 111З ЦК України).

Якщо проводити розмежування між видачею ліцензії і укладенням договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, то, як уже зазначалося, у першому випадку надається право використання, а у другому відбувається заміна володільця виключних майнових прав.

Хоча надання повної ліцензії на весь строк дії охоронного документа за своїм економічним значенням рівноцінно передачі права на об'єкт, однак з юридичної точки зору між відчуженням виключних майнових прав інтелектуальної власності і повною ліцензією є суттєві відмінності. Так, договір повної ліцензії може бути укладений на певний термін, по закінченні якого всі повноваження знов переходять до володільця охоронного документа. Слід також враховувати, що дозвіл може бути достроково припинений. Крім того, у випадку передачі виключних майнових прав промислової власності на умовах, наприклад, виплати періодичних відрахувань від суми реалізації запатентованих виробів несплата кількох чергових внесків не тягне за собою поновлення прав на об'єкт промислової власності у попереднього правовласника. Що ж стосується повної ліцензії, виданої на аналогічних умовах, то така бездіяльність ліцензіата може слугувати підставою припинення її дії, якщо це обумовлено при її видачі.

Незважаючи на те, що в результаті видачі повної ліцензії можливість використання об'єкта інтелектуальної власності самим ліцензіаром вичерпана, він залишається його формальним правовласником, якому не байдужа подальша доля цього результату творчої діяльності. А при відчуженні прав усі зазначені майнові права на об'єкт інтелектуальної власності переходять до правонаступника. [22].

Законодавчо передбачені певні умови, дотримання яких є обов'язковим при укладенні договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Зокрема, умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим ЦК та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними (ч.3 ст.1113 ЦК України).

Договір комерційної концесії (франчайзинг). Поняття договору комерційної концесії. Серед договорів на передачу прав в останні десятиліття широкого застосування в країнах з розвинутою економікою дістав договір франчайзингу. Однак в Україні для законодавчого регулювання комерційних справ, відомих у міжнародній практиці як «франчайзинг» і «франшиза», використовується термінологія «комерційна концесія». Правовідносини сторін у договорі комерційної концесії регулюються лише ЦК України (статті 1115-1129). З франчайзингу інших нормативних актів в Україні немає.

Франчайзинг – це спосіб ведення підприємницької діяльності, заснований на правах, придбаних однією фірмою в іншої, на використання в межах обговореного ринку визначених торговельної марки, технології, ноу-хау. Франчайзинг можна розглядати як систему договірних відносин, при якій одна фірма (франчайзор) надає іншій фірмі (франчайзі) за плату і на певний термін комплекс виключних прав – франшизу. Франшиза – це дозвіл на використання комплексу виключних прав правоволодільця (визначеної торговельної марки, операційної системи, ноу-хау). У перекладі з французької мови слово „франшиза” означає пільгу, привілей. Прикладом франчайзингу є мережа підприємств „Макдональдс”, „Кодак”, „Фуджі” та ін. Франчайзингові фірми США сьогодні створюють понад 13% валового національного продукту, що втричі більше, ніж торгівля автомобілями.

Хоч сфера використання франчайзингу надзвичайно різноманітна, в правознавстві її класифікують на чотири основних види:

– збутовий франчайзинг (використовується виробником товару для побудови єдиної розгалуженої збутової мережі, функціонування якої перебуває під його контролем);

– торговий франчайзинг (торговельна організація відкриває мережу своїх магазинів, які юридично не є її структурними підрозділами, філіями або дочірніми підприємствами);

– франчайзинг у сфері обслуговування та надання послуг (типовим прикладом цього виду франчайзингу, найближчого до торгового франчайзингу, є мережі фірмових готелів, ресторанів або авторемонтних майстерень, а також аудиторських, юридичних, консалтингових фірм);

– виробничий франчайзинг (використовується виробником для розширення виробництва своїх товарів або їх просування на нові ринки [23].

Договір комерційної концесії – це договір, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК України). Зразок договору про комерційну концесію наведено в додатку М.

Предмет договору комерційної концесії. Предметом договору комерційної концесії згідно зі ст. 1116 ЦК України є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації. Отже, основу предмета договору складає комплекс виключних прав, закріплених за правоволодільцем.

До об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть бути передані юридичною особою у рамках договору комерційної концесії, належать права на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, твори, комерційні таємниці, комп'ютерні програми та інші об'єкти інтелектуальної власності.

Сторони у договорі комерційної концесії. Суб'єктами договору комерційної концесії, тобто його сторонами, відповідно до ст. 1117 ЦК України можуть бути лише фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

Особливості оформлення договору. Укладення договору комерційної концесії має певні особливості:

– по-перше, його укладення вимагає письмової форми. Це принципова вимога законодавця, і в разі недодержання письмової форми договору комерційної концесії він є нікчемним;

– по-друге, договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації. Відповідно до ст. 1118 ЦК України його реєструє той самий орган, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця;

– по-третє, якщо правоволодільцем виступає іноземна компанія, яка зареєстрована в іноземній державі (а такі випадки трапляються досить часто), тоді реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача.

– по-четверте, у відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації (ст. 1118 ЦК України).

Зміст договору комерційної концесії. Зміст договору комерційної концесії полягає в тому, що він завжди є платним. Винагорода правоволодільцю є істотною умовою договору.

Передбачено різні форми виплати винагороди правоволодільцю: платежі разові (паушальні) або періодичні (роялті). На практиці часто використовується відрахування відсотків від виторгу на оптову ціну товарів, а також поєднання зазначених способів.

Визначною рисою концесійного договору є імперативність сформульованих законом обов'язків правоволодільця. Ст.1120 ЦК України зобов’язує правоволодільця виконати щодо користувача певні дії, а саме:

1. Правоволоділець зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.

2. Правоволоділець зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії:

– забезпечити державну реєстрацію договору;

– надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

– контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

Варто звернути увагу на те, що істотними умовами договору комерційної концесії є також імперативно сформульовані законодавцем обов'язки користувача. Відповідно до ст. 1121 ЦК України, враховуючи характер та особливості діяльності, спосіб ведення якої передано користувачу за договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний:

1) використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

2) забезпечувати відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг) правоволодільця;

3) дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

4) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

5) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

6) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

Характерною особливістю договору комерційної концесії є відповідальність правоволодільця та користувача перед споживачами. У ст. 1123 ЦК України зазначено, що правоволоділець несе відповідальність за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних) користувачем. В той же час за вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем.

Особливі умови договору. Відповідно до статті 1122 ЦК України, в договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема:

– обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

– обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

– обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

– обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.

Умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

Варто звернути увагу, що остання умова у міжнародній практиці вважається також нікчемною, однак в ЦК України ця норма приводиться без зазначення жодних напрямів її застосування.

Зміна і припинення договору. Договір комерційної концесії, відповідно до статті 1125 ЦК України, може бути змінений сторонами протягом терміну його дії за загальними правилами про зміну цивільно-правових договорів згідно із положеннями глави 53 ЦК України. Однак будь-які зміни цього договору підлягають обов'язковій державній реєстрації. Лише з моменту такої реєстрації відповідні зміни набувають силу для третіх осіб, у тому числі для споживачів користувача, якщо зазначені особи раніше не знали і не могли знати про такі зміни.

Щодо припинення договору, то в статті 1126 ЦК України зазначено, що кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором. Однак розірвання договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації.

Договір комерційної концесії припиняється у разі:

– припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;

– оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Дата добавления: 2015-07-15