У залежності від підстав, з яких достроково припиняється дія свідоцтва на знак для товарів і послуг, настають й різні правові наслідки такого припинення.

Приватне підприємство "К." (далі – Приватне підприємство) звернулося до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі – Державний департамент), відкритого акціонерного товариства "Н." (далі – Товариство) про дострокове припинення дії свідоцтва на знаки для товарів та послуг.

Ухвалою місцевого господарського суду провадження у справі припинено в зв'язку з відсутністю предмету спору.

Постановою апеляційного господарського суду ухвалу про припинення провадження у справі скасовано, а справу передано для розгляду по суті. Постанову мотивовано тим, що зміст пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) та суть позовних вимог – дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг "П." (далі – Свідоцтво) у зв'язку з його невикористанням з 15.11.2004 - не надавали правових підстав для припинення провадження у справі з посиланням на пункт 1¹ статті 80 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України).

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Державний департамент просив скасувати постанову апеляційного господарського суду та залишити без змін ухвалу місцевого господарського суду. Зокрема, скаржник зазначав, що у апеляційного господарського суду не було підстав для скасування ухвали, оскільки до прийняття рішення у справі про припинення дії Свідоцтва відповідач сам від нього відмовився в установленому Законом порядку, та дію Свідоцтва було припинено 17.01.2005 на підставі заяви власника. Тобто на час винесення ухвали судом першої інстанції предмет спору – Свідоцтво – був відсутній.

Товариство у касаційній скарзі зазначало, що постанова місцевого господарського суду прийнята з порушенням норм матеріального і процесуального права. Зокрема, як зазначав скаржник, суд безпідставно скасував ухвалу про припинення провадження у справі, оскільки Товариство як власник свідоцтва мало право відмовитися від своєї власності – прав на знак для товарів і послуг.

Перевіривши на підставі встановлених місцевим господарським судом обставин справи правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційних скарг.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- позивач звернувся з вимогою про дострокове припинення дії Свідоцтва України № 19693 на знак для товарів і послуг "П." станом на 15.11.2004 та зобов'язання Державного департаменту внести зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України з мотивів, передбачених пунктом 4 статті 18 Закону;

- 20.12.2004 Товариство скористалося своїм правом та звернулося до Державного департаменту з заявою про дострокове припинення дії свідоцтва, що підтверджено публікацією відомостей про припинення дії Свідоцтва у бюлетені "Промислова власність" від 17.01.2005 № 1;

- відповідач відмовився від Свідоцтва до прийняття рішення у справі;

Причиною спору зі справи стало питання щодо правомірності припинення провадження у справі у випадку, коли до розгляду спору по суті дія спірного Свідоцтва була припинена на підставі заяви відповідача.

Виносячи оспорювану ухвалу, місцевий господарський суд виходив з того, що під час розгляду справи дія спірного свідоцтва була достроково припинена, і, фактично предмет спору був відсутній. З огляду на це місцевий господарський суд з посиланням на пункт 1¹ статті 80 ГПК України припинив провадження у справі.

Проте, як вірно зазначив апеляційний господарський суд, припинення провадження у справі можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, спір між сторонами виник з підстав невикористання Товариством знака для товарів і послуг "П." на протязі трьох років. Саме тому, з посиланням на пункт 4 статті 18 Закону, позивач просив достроково припинити дію Свідоцтва.

Пунктами 1-3 статті 18 Закону передбачені випадки, коли дія свідоцтва припиняється з ініціативи власника, або з інших підстав, що не пов'язані з умисним невикористанням власником своїм правом на знак. У той же час припинення дії свідоцтва з мотивів, передбачених частиною 4 статті 18 Закону передбачає невикористання власником знака без поважних причин. Незважаючи на те, що в обох випадках дія знака припиняється на майбутнє, правові наслідки такого припинення різні. Так, відповідно до статті 22 Закону, ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону. Тобто, у цьому випадку за позивачем і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак, що перешкоджають іншим особам, зокрема і позивачеві, звернутися з заявою про реєстрацію такого позначення.

Таким чином, залежно від підстав, з яких припиняється дія свідоцтва, настають і різні правові наслідки такого припинення.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, позивач, уточнюючи позовні вимоги, просив достроково припинити дію Свідоцтва на момент подачі позову до суду, тобто 15.11.2004. Відповідно ж до даних про публікацію у бюлетені "Промислова власність", з мотивів добровільного припинення дії свідоцтва таке припинення відбулося лише з 17.01.2005.

З огляду на ці обставини апеляційний господарський суд цілком правомірно зазначив про хибність висновків місцевого суду про відсутність спору між сторонами.

Тому Вищим господарським судом України постанову апеляційного господарського суду залишено без змін, а касаційні скарги – без задоволення.

4. Господарський суд не повинен вирішувати питання про загальновживаність знаків для товарів і послуг на власний розсуд, а має для роз ' яснення відповідного питання призначити судову експертизу.

Приватне підприємство фірма "Ф." (далі – Приватне підприємство) звернулося з позовом до закритого акціонерного товариства "К. вітамінний завод" (далі – Товариство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі – Державний департамент) про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 07.06.1999 № 12396 "Т...Т" та свідоцтва на знак для товарів і послуг від 07.06.1999 № 12405 "Т...витамин".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено. Названі судові акти з посиланням на приписи статей 6, 16, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), пункту 4.3.1.5 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72), мотивовано відсутністю підстав для відмови в наданні правової охорони спірних товарних знаків у зв'язку з їх відповідністю визначеним Законом критеріям охороноздатності.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Приватне підприємство просило скасувати зазначені рішення місцевого та апеляційного господарських судів з даного спору та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права. Зокрема, скаржник зазначав про необхідність призначення повторної судової експертизи з метою з'ясування питання щодо загальновживаності позначень, які є об'єктами спірних торговельних знаків.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство зазначало про обґрунтованість висновків попередніх інстанції, в основу яких покладено висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності, та просило залишити оскаржувані судові акти без змін, а касаційну скаргу – без задоволення

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство є власником свідоцтв на знак для товарів і послуг від 07.06.1999 № 12396 та від 07.06.1999 № 12405, об'єктами яких є словесні позначення "Т...Т" та "Т...витамин", для товарів 5 класу МКТП (лікарські засоби для тварин); дата подання заявки про реєстрацію знаків 10.11.1994;

- з січня 2001 року Приватне підприємство здійснює виробництво ветеринарного препарату "Т...т-тип 4" Т...витамин-Фарматон";

- висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 27.09.2004 № 1949 підтверджується схожість до ступені змішування знаків для товарів і послуг "Т...Т" та "Т...витамин" з етикеткою препарату "Т...т - тип 4" Т...витамин-Фарматон".

Причиною спору з даної справи стало питання щодо відповідності спірних знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони.

За приписом частини 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Отже,питання про загальновживаність товарного знака входять до предмету доказування у справі. Для роз'яснення цього питання відповідно до вимог статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) потребуються спеціальні знання судового експерта.

У підпункті 3.3 пункту 3 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Таким чином, господарські суди не повинні встановлювати питання про загальновживаність знаків для товарів послуг на власний розсуд, у зв'язку з чим судовим інстанціям у цій справі необхідно було відповідно до вимог статті 41 ГПК України призначити судову експертизу для роз'яснення цього питання, а не перебирати на себе не притаманні суду функції експерта.

Водночас при призначенні експертизи об'єктів інтелектуальної власності судом першої інстанції допущено порушення норм процесуального права у встановленні кола питань, які мали бути роз'яснені судовим експертом. Так, відповідно до ухвали місцевого господарського суду міста на експертизу було винесено, зокрема, питання про схожість товарних знаків "Т...Т", "Т...витамин" та етикетки препарату "Т...т-тип 4" Т...витамин-Фарматон", які з огляду на статтю 420 Цивільного кодексу України можуть бути різними об'єктами інтелектуальної власності. До того ж зазначене питання не має значення для вирішення даного спору з огляду на підстави позову.

Частиною четвертою статті 42 ГПК України передбачено, що при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

За таких обставин в даному випадку суду слід було призначити повторну судову експертизу, однак цієї процесуальної дії господарським судом міста Києва не вчинено.

З огляду на викладене касаційна інстанція дійшла висновку про порушення попередніми судовими інстанціями вимог статей 34, 41, 43 ГПК України у встановленні обставин справи. Тому не можуть вважатись доведеними фактичні дані про відсутність підстав для відмови в наданні правової охорони, які попередніми судовими інстанціями визнано встановленими.

Відповідно до частини другої статті 111⁷ ГПК касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З урахуванням наведеного Вищий господарський суд України дійшов висновку, що рішення судових інстанцій по суті спору підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду першої інстанції.

Право попереднього користувача торговельної марки виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Акціонерне товариство "Л." (далі – Товариство "Л.") звернулося до господарського суду з позовом до акціонерного товариства закритого типу "В." (далі – Товариство "В."), відкритого акціонерного товариства "Хімфармзавод..." (далі – Товариство "Хімфармзавод...") про припинення порушених прав на торговельну марку "Р."; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, на стороні позивача – Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі – Державний департамент).

Товариство "Хімфармзавод..." подало зустрічний позов до Товариства "Л." та Державного департаменту про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 15785 на торговельну марку "Р."

Рішенням місцевого господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено: Товариству "В." та Товариству "Хімфармзавод..." заборонено здійснювати будь-яке використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України № 15785; Товариство "В." та Товариство "Хімфармзавод..." зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України № 15785 без відповідного дозволу Товариства "Л.". У задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України касаційну скаргу Товариства "Хімфармзавод..." на зазначені судові рішення задоволено частково:

- рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду залишено без змін у частині задоволення позову Товариства "Л." до Товариства "В." і відмови у задоволенні зустрічного позову Товариства "Хімфармзавод..." до Товариства "Л." та Державного департамент інтелектуальної власності;

- скасовано рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду у частині задоволення позову Товариства "Л." до Товариства "Хімфармзавод...", а справу в цій частині позову передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

За результатами нового судового розглядумісцевий господарський суду прийняв рішення, залишене без змін постановою апеляційного господарського, яким позов Товариства "Л." задоволено:

- Товариству "Хімфармзавод..." заборонено здійснювати використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України № 15785;

- Товариство "Хімфармзавод..." зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України № 15785 без відповідного дозволу Товариства "Л.".

Рішення судових інстанцій про задоволення позову Товариства "Л." з посиланням на приписи статей 16, 426, 431, 494, 495, 500 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), статей 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі – Закон) мотивовано тим, що Товариством "Хімфармзавод..." не доведено фактів, що свідчили б про наявність у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Р.".

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство "Хімфармзавод..." просило скасувати рішення господарського суду, постанову апеляційного господарського суду, прийняті за результатами нового судового розгляду, та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовної вимоги про припинення порушень прав на торговельну марку "Р." Скаргу було мотивовано порушенням попередніми судовими інстанціями правил оцінки доказів, визначених у статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України), внаслідок чого суди дійшли помилкового висновку щодо недоведеності Товариством "Хімфармзавод..." фактів, які свідчать про здійснення ним значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки "Р." до дати подання Товариством "Л." заявки на цю торговельну марку. Скаржник пояснював подання ним додаткового доказу лише на стадії апеляційного перегляду рішення суду першої інстанції з цієї справи тим, що одним з доводів рішення місцевого господарського суду стало посилання на приписи Порядку видачі дозволу на використання і впровадження у виробництво лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.08.1995 № 152. Цим доводом суд першої інстанції вмотивував свій висновок про початок використання відповідачем торговельної марки "Р." лише після видачі йому Міністерством охорони здоров'я України реєстраційного посвідчення від 27.07.1997, яким лікарський засіб з торговельною назвою "Р." був зареєстрований та дозволений до медичного застосування.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство "Л." є власником свідоцтва № 15785 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Р.", для товарів і послуг 05 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (дата подання заявки – 23.05.1996; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.09.2000);

- Товариство "Хімфармзавод..." здійснювало без дозволу Товариства "Л." дії з комерційного використання торговельної марки "Р.";

- Товариством "Хімфармзавод..." не доведено використання ним торговельної марки "Р." до дати подання Товариством "Л." заявки на його реєстрацію 23.05.1996, оскільки здійснювати дії, що визнаються його використанням, відповідач міг лише після видачі йому реєстраційного посвідчення № Р/97/189/4 згідно з наказом Міністерством охорони здоров'я України від 27.06.1997 № 189, яким було зареєстровано в Україні лікарський засіб з торговельною назвою "Р.";

- Товариством "Хімфармзавод..." не доведено здійснення ним значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки "Р." до дати подання Товариством "Л." заявки на його реєстрацію 23.05.1996, оскільки відповідачем не подано доказів про здійснення якоїсь підготовки для такого використання до укладення між ним та Товариством "Л." договору від 20.10.1995 № СД-95028/№ 2-96 про спільну діяльність та інвестиційне (інноваційне) співробітництво щодо виробництва, реалізації та просування на ринку препарату "Р." (далі – Договір від 20.10.1995);

- у діях Товариства "Хімфармзавод..." відсутні ознаки добросовісності у використанні торговельної марки "Р.", оскільки доведено порушення відповідачем умов Договору від 20.10.1995;

- Товариство "Л." почало розробку лікарського препарату під назвою "Р." з 1994 року.

Судом апеляційної інстанції не прийнято відповідно до вимог частини першої статті 101 ГПК України як додатковий доказ повний текст звіту про науково - дослідну роботу на тему "Вивчення гострої токсичності і специфічної фармакологічної активності препарату "М." (Р.)" (1994 р.), оскільки Товариством "Хімфармзавод..." не обґрунтовано неможливість його подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Причиною виникнення спору за позовом Товариства "Л." стало використання Товариством "Хімфармзавод..." у своїй комерційній діяльності словесного позначення "Р." без дозволу власника торговельної марки, об'єктом якої є це позначення.

Причиною подання касаційної скарги зі справі стало питання про наявність у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на торговельну марку "Р."

Попередніми судовими інстанціями з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмету доказування зі справи, та цим обставинам дано правильну юридичну оцінку.

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону, статті 500 ЦК України та статті 4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.

Згідно з частиною 6 статті 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частини 1 статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання абовикористання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже, відповідно до викладених приписів чинного законодавства України право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Оскільки Товариством "Хімфармзавод..." не доведено фактів, що свідчать про добросовісне використання торговельної марки "Р." в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання Товариством "Л." заявки на цю торговельну марку, судові інстанції зі справи дійшли правильного висновку про відсутність у відповідача права попереднього користувача на названу торговельну марку.

Основним мотивом касаційної скарги Товариства "Хімфармзавод..." є посиланням на порушення судовими інстанціями правил оцінки доказів, визначених у статті 43 ГПК України. Скаржником заперечується правомірність відхилення апеляційною інстанцією зі справи як додаткового доказу повний текст звіту про науково дослідну роботу на тему "Вивчення гострої токсичності і специфічної фармакологічної активності препарату "М." (Р.)" (1994 р.). Проте судом апеляційної інстанції цілком правильно на підставі частини першої статті 101 ГПК України не прийнято цей доказ, оскільки Товариством "Хімфармзавод..." не було обґрунтовано неможливість його подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

У приписах частини першої статті 101 ГПК України визначено, що:

- у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Товариством "Хімфармзавод..." не наведено у касаційній скарзі достатньо переконливих доводів про неможливість подання ним цього доказу суду першої інстанції.

У статті 33 ГПК України визначено правила розподілу тягаря доказування, згідно з якими кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Отже, кожна сторона повинна самостійно визначати предмет доказування, тобто коло фактів матеріально-правового значення, необхідних для вирішення справи по суті. На склад цих фактів вказує норма матеріального права, яка визначає права і обов'язки сторін у конкретній справі. Відповідач має добросовісно відповідно до вимог статті 22 ГПК України користуватися належними йому процесуальними правами у процесі доказування, а отже самостійно визначати та подавати необхідні докази для обґрунтування своїх заперечень. Відповідно до вимог статті 4³ ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Тому мотиви рішення суду першої інстанції не дають підстав для висновку про неможливість подання відповідачем цього доказу на стадії розгляду справи цим судом.

Касаційною інстанцією також враховано, що дана справа переглядалася судовими інстанціями неодноразово, а отже відповідач неодноразово мав можливості для подання необхідних доказів суду першої інстанції, однак він ними не скористався.

Судовими інстанціями надано позивачеві належний судовий захист у відповідності з вимогами статті 432 ЦК України, статей 16, 20 Закону.

За наведених обставин Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що оскаржувані судові рішення є законними і обґрунтованими, а доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду.

Дата добавления: 2015-08-13