Знак для товарів і послуг, який є тотожним або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним.

Закрите акціонерне товариство "Д." (далі – Товариство "Д...т" звернулося з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (далі – Державний департамент), закритого акціонерного товариства "У..." про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.03.2004 № 38657 "Д...Т".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено. Названі судові акти з посиланням на приписи статей 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) мотивовано тим, що в зв'язку зі схожістю товарного знака "Д...Т" до ступеня змішування з фірмовим найменуванням позивача названий спірний знак для товарів і послуг не відповідає законодавчо визначеним умовам надання правової охорони.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариством "У..." просило скасувати постанову суду апеляційної інстанції з даного спору та відмовити у задоволенні позову, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права. Зокрема, скаржник зазначав, що позивачем не доведено факту відомості його фірмового найменування, а тому з огляду на статтю 6 Закону відсутні підстави для відмови Товариству "У..." у наданні правової охорони на товарний знак "Д...Т".

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 29.10.2001 С... районною в м. Києві державною адміністрацією було зареєстровано Товариство "Д...т";

- згідно з пунктом 1.1 статуту Товариства "Д...т" воно може використовувати як повну, так і скорочену назви:

- українською мовою - ЗАТ "Д...т";

- російською мовою - ЗАО "Д...т";

- англійською мовою - J-SC "D...t";

- Товариство "У..." є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.03.2004 № 38657, об'єктом якого є словесне позначення "Д...T", виконане латиницею, для товарів 9 класу та послуг 35 та 38 класів МКТП (спеціальна апаратура, реклама, зв'язок); дата подання заявки про реєстрацію знака 26.11.2002;

- висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 09.03.2005 № 86 підтверджується: факт відомості фірмового найменування Товариства "Д...т" стосовно товарів 9 класу та послуг 35, 38 класів МКТП на дату подання Товариством "У..." заявки про реєстрацію знака "Д...Т", тобто станом на 26.11.2002; схожість фірмового найменування Товариства "Д...т" та знака для товарів і послуг "Д...Т" до ступені змішування.

Згідно зі статтею 159 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

За змістом частини другої статті 489 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Водночас відповідно до приписів пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно ж з пунктом 3 статті 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Аналіз наведених положень законодавства дає підстави для висновку про те, що товарний знак, який є тотожнім або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним.

Тому з огляду на припис статті 19 Закону у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково.

Посилання Товариства "У..." на те, що фірмове найменування позивача не було відомим на момент подання заявки про реєстрацію спірного товарного знака спростовуються встановленими попередніми інстанціями обставинами справи, а відтак не можуть бути взяті до уваги Вищим господарським судом України, який відповідно до статті 111⁷ Господарського процесуального кодексу України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на викладене попередні судові інстанції з урахуванням з'ясованих ними у розгляді справи фактичних даних дійшли вірного висновку про необхідність скасування державної реєстрації знака для товарів і послуг "Д...Т" в зв'язку з невідповідністю останнього умовам надання правової охорони, визначеним статтею 6 Закону. Тому передбачених законом підстав для скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції не вбачається.

Вищим господарським судом України касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "У..." залишено без задоволення, а постановуапеляційного господарського суду- без змін.

У вирішенні спору про припинення порушених прав на торговельну марку суду слід з'ясовувати, з якої саме дати почалося використання у комерційній діяльності сторін зі справи відповідного словесного позначення.

Акціонерне товариство "Л." (далі – Товариство "Л.") звернулося до господарського суду з позовом до акціонерного товариства закритого типу "В." (далі – Товариство "В."), відкритого акціонерного товариства "Хімфармзавод..."(далі – Товариство "Хімфармзавод...") про припинення порушень прав на торговельну марку "Р."; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача – Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Державний департамент).

Товариство "Хімфармзавод..." подало зустрічний позов до Товариства "Л." та Державного департаменту про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг № 15785 на торговельну марку "Р.".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено: Товариству "В." та Товариству "Хімфармзавод..." заборонено здійснювати будь-яке використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України № 15785; Товариство "В." та Товариство "Хімфармзавод..." зобов'язано не здійснювати в майбутньому використання торговельної марки "Р." за свідоцтвом України №15785 без відповідного дозволу Товариства "Л.". У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю. Рішення судових інстанцій про задоволення первісного позову з посиланням на приписи статей 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" мотивовано тим, що Товариству "Л." належить право використовувати торговельну марку "Р.", а також виключні права дозволяти використання цієї торговельної марки та перешкоджати неправомірному використанню названої торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 15.09.2000 № 15785. Крім того, мотивом рішення суду першої інстанції зазначено те, що Товариство "Хімфармзавод..." не доведено наявності у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Р.", оскільки відповідач недобросовісно використовував це словесне позначення. Суд апеляційної інстанції мотивував відсутність у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на цю торговельну марку тим, що стаття 500 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) не застосовується до спірних відносин сторін, оскільки спільна діяльність Товариства "Л." та Товариства "Хімфармзавод..." за договором від 20.10.1995 № СД-95028/№2-96 була припинена у зв'язку з його розірванням 28.03.2002. Рішення судових інстанцій про відмову у задоволенні зустрічного позову однаково мотивовано тим, що наявними доказами у справі підтверджується використання Товариством "Л." торговельної марки "Р.", зокрема, у 2002 році.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство "Хімфармзавод..." просило частково скасувати рішення місцевого господарського суду та повністю скасувати постанову апеляційного господарського суду і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову позову Товариства "Л.". Скаргу було мотивовано тим, що:

- Товариство "Хімфармзавод..." набуло права спільної власності на лікарський засіб "Р." на підставі пункту 1.5 договору про спільну діяльність та інвестиційне (інноваційне) співробітництво від 20.10.1995 № СД-95028/2-96;

- апеляційною інстанцією зроблено помилковий висновок про неможливість застосування статті 500 ЦК України до спірних відносин сторін.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство "Л." є власником свідоцтва № 15785 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Р.", для товарів і послуг 05 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (дата подання заявки – 23.05.1996; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.09.2000);

- Товариством "Л." та Товариством "Хімфармзавод..." укладено договір від 20.10.1995 № СД-95028/№ 2-96 про спільну діяльність та інвестиційне (інноваційне) співробітництво щодо виробництва, реалізації та просування на ринку препарату "Р.", а у 2002 році цей договір було розірвано у зв'язку з невиконанням Товариством "Хімфармзавод..." своїх зобов'язань;

- Товариство "В." пропонувало для продажу товар, маркований торговельною маркою "Р.", а Товариство "Хімфармзавод..." виробляло та реалізовувало лікарський засіб, маркований торговельною маркою "Р.", використовувало це словесне позначення в мережі "Інтернет" без дозволу власника торговельної марки; Товариство "В." та Товариство "Хімфармзавод..." не заперечують використання торговельної марки "Р." у своїй комерційній діяльності;

- Товариство "Л." почало розробку лікарського препарату під назвою "Р." з 1994 року;

- Товариство "Хімфармзавод..." започатковано участь у виробництві лікарського препарату під назвою "Р." після укладення ним договору від 20.10.1995 № СД-95028/№ 2-96 на базі наукових розробок Товариства "Л.";

- Товариство "Л." використовувало торговельну марку "Р." від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (15.09.2000), зокрема у 2002 році.

Причиною виникнення спору за первісними позовними вимогами стало використання Товариством "В." та Товариством "Хімфармзавод..." у своїй комерційній діяльності словесного позначення "Р." без дозволу власника торговельної марки, об'єктом якої є це позначення.

Причиною подання касаційної скарги зі справі стало питання про наявність у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на торговельну марку "Р.".

З огляду на встановлені у справі обставини судові інстанції дійшли правильних висновків про відсутність у Товариства "В." права на користування торговельною маркою "Р." без дозволу Товариства "Л.", а також про відсутність підстав для припинення дії свідоцтва № 15785 на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "Р."

Відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

Згідно з частиною 1 статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, а у частині 2 цієї ж статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

У частині 4 статті 18 Закону передбачено:

"Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання..."

Тому судовими інстанціями правильно задоволено первісний позов у частині вимог до Товариства "В." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.", а також відмовлено у задоволенні зустрічного позову до Товариства "Л." та Державного департаменту інтелектуальної власності продострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 15785 на торговельну марку "Р.".

Проте судовими інстанціями не повністю з'ясовано фактичні дані, що входять до предмету доказування у цій справі, і стосуються вимоги за первісним позовом до Товариства "Хімфармзавод..." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.". Свої заперечення проти цієї вимоги первісного позову Товариство "Хімфармзавод..." обґрунтовує наявністю у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Р.".

Відповідно до частини 6 статті 16 Закону, статті 500 Цивільного кодексу України та статті 4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку.

Згідно з частиною 6 статті 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частини 1 статті 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Як встановлено судовими інстанціями, Товариство "Хімфармзавод..." використовував у своїй комерційній діяльності словесне позначення "Р." після укладення з Товариством "Л." договору від 20.10.1995 № СД-95028/№ 2-96. Однак судовими інстанціями не з'ясовано, з якої саме дати почалося таке використання, що має значення для правильного вирішення спору за цією позовною вимогою. Право попереднього користувача виникає з факту використання торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Недостатньо обґрунтованим є висновок суду першої інстанції про недобросовісність використання Товариством "Хімфармзавод..." торговельної марки "Р." з огляду на розірвання Товариством "Л." договору від 20.10.1995 № СД-95028/№ 2-96. Судом першої інстанції лише констатується твердження Товариства "Л." про порушення Товариством "Хімфармзавод..." своїх зобов'язань за цим договором, однак ці твердження судом не перевірено, зокрема, не зазначено доказів на підтвердження доводів позовної заяви Товариства "Л." про невиконання відповідачем договірних зобов'язань і у який спосіб ці порушення зумовили недобросовісність використання останнім торговельної марки. Отже, судом першої інстанції у дослідженні фактичних даних про недобросовісність використання Товариством "Хімфармзавод..." торговельної марки "Р." порушено правила статті 43 Господарського процесуального кодексу України про оцінку доказів.

Помилковим є висновок суду апеляційної інстанції про неможливість застосування статті 500 Цивільного кодексу України до спірних відносин сторін за цією позовною вимогою з огляду на приписи пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень цього Кодексу та дані про розірвання 28.03.2002 договору від 20.10.1995 № СД-95028/№ 2-96.

Відповідно до припису зазначеного пункту:

- цивільний кодекс України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності;

- щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Існування права попереднього користувача на торговельну марку не залежить від припинення договору, на підставі якого виникло це право. Юридичне значення має сам факт виникнення права попереднього користувача або можлива наявність цього факту, як у даній справі. Крім того, судом апеляційної інстанції не враховано положення пункту В статті 4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України з 25.12.1991, згідно з якою права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

Отже, судовими інстанціями не з'ясовано фактичні дані щодо наявності або відсутності у Товариства "Хімфармзавод..." права попереднього користувача на торговельну марку "Р.", які входять до предмету доказування зі спору за вимогою Товариства "Л." до Товариства "Хімфармзавод..." про припинення порушень прав на торговельну марку "Р.".

З огляду на викладене рішення судових інстанції у частині задоволення позову Товариства "Л." до Товариства "Хімфармзавод..." скасовано, а справу в цій частині передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Дата добавления: 2015-08-13