Обов'язковою умовою використання знаку для товарів і послуг власником є його використання саме стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Державний департамент) та Компанії про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг "W…".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено. Названі рішення та постанову попередніх судових інстанцій мотивовано тим, що Компанія не здійснила використання спірного знака для товарів і послуг в розумінні статті 16 Закону України "Про знаки для товарів і послуг" (далі –Закон) протягом трьох років з моменту публікації відомостей про видачу спірного свідоцтва, що є підставою для припинення дії цього свідоцтва відповідно до приписів статті 18 Закону.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Компанія є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення "W…", для товарів 25, 28 та 41 класів МКТП (спортивний одяг, спортивний інвентар, оздоровчі клуби та тренувальні центри);

- факт невикористання Компанією знака для товарів і послуг "W… " протягом 5 років після публікації відомостей про видачу відповідного свідоцтва підтверджується таким:

листами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту про відсутність даних щодо одержання ліцензії для здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності будь-яким спортивним клубом, назва якого включає словосполучення "W…";

довідками Головного міжрегіонального управління статистики та агентства корпоративних новин про відсутність реєстрації на території України як представництва Компанії, так і підприємства, засновником (учасником) якого ця Компанія;

листами підприємств торгівлі спортивними товарами, в яких зазначається про відсутність у продажу будь-якої спортивної продукції з нанесенням знака для товарів і послуг "W…";

- Компанією не подано жодних доказів на підтвердження факту виробництва товарів або надання послуг, для яких зареєстровано спірну торговельну марку;

- спортивні змагання стронгменів, організатором і спонсором яких виступала Компанія, проводилися поза межами України;

- надані Компанією витяги з веб-сайтів не можуть бути належними доказами у справі, оскільки не можуть свідчити, що на них розміщено відповідну інформацію;

- використання оспорюваного знака в мережі Інтернет для України може бути визнане лише у випадку реєстрації сайта, що відтворює торгову марку, в домені.ua, проте таких доказів не подано.

Відповідно до припису абзацу першого пункту 4 статті 18 Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Судовими інстанціями встановлено відсутність будь-яких фактичних даних, що свідчили б про використання Компанією спірної торгової марки для просування товарів та послуг на території України.

Так, за приписам статті 1 Закону знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За змістом пункту 4 статті 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, обов'язковою умовою використання знака є його використання саме стосовно товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано.

Як вбачається із з'ясованих господарськими судами фактичних даних, на порушення статті 33 Господарського процесуального кодексу України, за якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Компанія не подала належних доказів на підтвердження факту виробництва товарів чи надання послуг із застосуванням словесного позначення "W…". Тому розміщення словесного позначення "W…" навіть у домені .ua та на сторінках веб-сайтів без вироблення Компанією товарів та надання послуг, для яких зареєстровано спірний товарний знак, не може викликати у споживачів асоціації цього позначення з товарами та послугами позивача.

Крім того, з огляду на те, що за статтею 1 Закону України "Про рекламу" реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару, використання знака для товарів і послуг лише у рекламі є достатнім за умови, що така реклама спрямована на продаж товарів (послуг).

Відтак попередні судові інстанції дійшли вірного висновку про те, що розміщення Компанією спірного знака на веб-сайті та на рекламних щитах під час проведення змагань поза межами України не може вважатися використанням цього знака в розумінні статті 16 Закону.

Виходячи з викладеного Вищий господарський суд України погодився з висновком господарських судів про обґрунтованість позовних вимог про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг "W…", а відтак не знайшов передбачених законом підстав для скасування оскаржуваних судових рішень.

У вирішенні спору про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг господарський суд мав, зокрема, шляхом експертного дослідження з'ясувати, чи є позначення за відповідним свідоцтвом таким, що породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг чи з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності (а при позитивній відповіді – з'ясувати фактори, які на це впливають).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Н." (далі – Товариство "Н.") звернулося до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Державний департамент) та Товариства з обмеженою відповідальністю "У." (далі – Товариство "У.") про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство "У.", та про зобов'язання Державного департаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішенням місцевого господарського у задоволенні позову відмовлено. Прийняте рішення мотивовано тим, що позивач, не будучи власником позначення, що конфліктує із зареєстрованим в України знаком для товарів і послуг, та не виготовляючи продукцію з використанням цього позначення, не довів своє право на звернення до суду за захистом його порушених прав або охоронюваних законом інтересів.

Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого господарського суду зі справи скасовано та позов задоволено. Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано необхідністю судового захисту прав позивача, порушених внаслідок видачі Товариству "У." свідоцтва України на знак для товарів і послуг, який не відповідає умовам надання правової охорони.

Місцевим господарським судом встановлено, що:

- 21.02.2003 Товариство "У." звернулося до уповноваженого відомства з заявкою про реєстрацію знака для товарів і послуг у вигляді зображувального позначення, яке включає малюнок з використанням стилізованого сонця, корабля, чайок та стилізованих зображень людей за столами з кухлями пива;

- 15.12.2003 Державним департаментом за заявкою Товариства "У." видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг, зареєстрований для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП);

- позивач свої вимоги мотивує невідповідністю зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони (пункт 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), оскільки вважає його таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, з огляду на те, що з 2002 року в Україні відомий товар виробництва ТОВ "Д.", упаковка якого містить малюнок, тотожний із зареєстрованим за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг;

- згідно з висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності:

зображувальна частина лицьової сторони упаковки товару виробництва ТОВ "Д." є тотожною оспорюваному знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України;

зважаючи на те, що певний товар ТОВ "Д." реалізується в Україні з 2002 року у незмінній упаковці, застосування знака для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом України для одних і тих самих товарів може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє цей товар;

фірмове найменування виробника товару "ТОВ "Д." є відомим на території України;

комерційне (фірмове) найменування виробника товару "ТОВ "Д." (ООО "Д.") не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком Товариства "У." за оспорюваним свідоцтвом України;

- позивач "не має права інтелектуальної власності на позначення, яке він просить визнати недійсним" і не є виробником товару, щодо якого зареєстровано оскаржуване позначення, тоді як "існування оскаржуваного позначення не може бути оманливим щодо позивача або щодо товарів, які ним виробляються".

Судом апеляційної інстанції додатково встановлено, що позивач з вересня 2002 року використовує в Україні спірне позначення шляхом ввозу і реалізації відповідного товару ТОВ "Д.", тоді як за заявою відповідача знак для товарів і послуг за свідоцтвом України внесено до Реєстру об'єктів інтелектуальної власності Держмитслужби України, що призводить до зупинення митного оформлення відповідного товару.

Висновки апеляційного суду щодо наявності у позивача права на звернення до господарського суду з даним позовом належним чином мотивовані, відповідають приписам статей 1, 2 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) і є правомірними.

Проте основною причиною даного спору є питання щодо відповідності зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони.

Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони містить стаття 6 цього Закону.

Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

При цьому відповідно до підпункту 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

За таких умов та з огляду на приписи частини першої статті 41 ГПК України суд першої інстанції прийняв обґрунтоване рішення про необхідність призначення судової експертизи для роз'яснення питань, що потребують спеціальних знань.

Проте місцевий суд залишив поза увагою те, що проведення експертизи потребує здійснення певних підготовчих дій: встановлення кола питань, які мають бути роз'яснені експертом, достатнього для правильного вирішення спору; встановлення фактичних обставин щодо значимих дій сторін зі справи (які можуть вплинути на висновки експерта); збір і перевірка на належність і допустимість доказів, які має досліджувати експерт, та інше.

Водночас висновок судового експерта відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. Згідно з вимогами статті 43 ГПК України суд має дати оцінку як процесуальній складовій експертного висновку, так і обґрунтованості його змісту по суті, а також оцінити відповідність висновку іншим наявним в матеріалах справи доказам.

За таких обставин місцевому господарському суду для правильного вирішення даного спору належало:

- враховуючи обсяг правової охорони за свідоцтвом України на оспорюваний знак для товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону), встановити повний перелік товарів і послуг, щодо яких між сторонами наявний конфлікт позначень;

- встановити дату і обставини появи в Україні товару ТОВ "Д.", упаковку якої позивач вважає тотожною з зареєстрованим Товариством "У." знаком для товарів і послуг (з'ясувати можливість фактичного ознайомлення з нею споживачів до подачі заявки);

- встановити, чи з самого початку поставок до України ТОВ "Д." використовувало упаковку, зразки якої наявні в матеріалах справи (з датою виготовлення 21.11.2002);

- поставити перед експертом питання щодо відповідності зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони на момент подання Товариством "У." заявки про реєстрацію знака для товарів і послуг у вигляді зображувального позначення від 21.02.2003;

- шляхом експертного дослідження з'ясувати, чи є позначення за оспорюваним свідоцтвом України таким, що породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності (при позитивній відповіді - з'ясувати фактори, які на це впливають).

Проте цього ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами зроблено не було.

До того ж місцевим господарським судом на порушення приписів статей 82, 86 ГПК України залишено без відповідного реагування подане позивачем доповнення до позовної заяви, в якому він просить залучити до участі у справі як третю особу ТОВ "Д." та визнати за позивачем право попереднього користувача на наведене ним позначення. Це порушення процесуальних норм не було усунуто й судом апеляційної інстанції.

Вищий господарський суд України дійшов висновку, що касаційна скарга суб'єкта підприємницької діяльності не підлягає задоволенню через відсутність підстав вважати, що судові рішення зі справи безпосередньо стосуються його прав і обов'язків. При цьому взято до уваги те, що: суб'єкт підприємницької діяльності не є власником оспорюваного свідоцтва України на знак для товарів і послуг; не має права на виключне використання цього зареєстрованого позначення; його права на використання знака для товарів і послуг (торговельної марки) є опосередкованими і похідними від прав власника знака - Товариства "У.", яке бере участь у даній справі.Між тим у разі виникнення необхідних підстав питання про залучення суб'єкта підприємницької діяльності до участі у справі може бути вирішено місцевим або апеляційним господарськими судами у новому розгляді справи.

З огляду на викладене справу Вищим господарським судом України було передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Відсутність з боку відповідача зі справи протиправної поведінки, причинного зв'язку між діями відповідача та можливими збитками позивача, недоведеність позивачем факту заподіяння шкоди та її розміру виключають можливість задоволення позову про стягнення збитків у зв'язку з використанням без дозволу позивача знака для товарів і послуг.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Підприємства про відшкодування шкоди, завданої діями недобросовісної конкуренції, мотивуючи свої вимоги посиланням на приписи статті 6, 203, 440 Цивільного кодексу Української РСР (далі – ЦК УРСР) та статті 1, 4, 20 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (далі – Закон).

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у позові відмовлено повністю.

Перевіривши повноту встановлення судами першої і апеляційної інстанцій обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- Позивач обґрунтовує свої вимоги посиланням на те, що: відповідач у період з липня 1999 року по січень 2003 року вчиняв дії, що суперечили правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, а саме: використовував без дозволу позивача його фірмове найменування, інші позначення, а також нормативно-технічну документацію шляхом випуску розчину "Р…" фактично від імені позивача, але не надавши йому можливості впливати на умови виготовлення та реалізації цього лікарського засобу;

- протягом 1998-2001 років відповідач здійснював промислове виробництво лікарського засобу - розчину "Р…" у флаконах різної місткості на підставі договору про спільне виробництво лікарських препаратів, укладеного Підприємством з Товариством 17.02.1998 із строком дії до 31.12.2001;

- зазначеним договором та програмою робіт, що є додатком № 1 до нього, було передбачено спільне впровадження сторонами в промислове виробництво лікарських засобів, в тому числі розчину "Р…" у флаконах місткістю 200 мл в обсягах: у 1998 - 20 000 шт., у 1999 році - 50 000 шт., у 2000 - 2001 роках - 70 000 штук на рік;

- договір про спільне виробництво лікарських препаратів від 17.02.1998 сторонами не розривався і не оспорювався, а втратив силу із завершенням строку дії;

- питання про виконання чи порушення сторонами умов названого договору не є предметом даного позову і знаходиться поза його межами;

- після закінчення дії договору про спільне виробництво лікарських препаратів відповідач продовжував самостійно здійснювати промислове виробництво лікарського засобу (розчину "Р…");

- на етикетках флаконів із розчином "Р…", що були виготовлені відповідачем протягом 1998-2002 років, зазначалося, що цей лікарський засіб виготовлено за участю Товариства, а також вказувався номер реєстраційного посвідчення, належного позивачу;

- промислове виробництво розчину "Р…" здійснювалося відповідачем у 1998-2002 роках на підставі Пускового регламенту на виробництво цього розчину від 15.05.1998, відповідної Тимчасової фармакопейної статті ТФС від 15.01.1998 та ліцензій серії ВРМ № 4174 і серії АА № 137148 на здійснення підприємницької діяльності з виробництва лікарських засобів, виданих відповідачеві Міністерством охорони здоров'я України;

- те, що медичний препарат виготовлено за участю Товариства, відповідач мав зазначати на етикетці розчину "Р…" відповідно до приписів відповідної Тимчасової фармакопейної статті, погодженої з позивачем 12.01.1998 і затвердженої фармакопейним комітетом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості "Держкоммедбіопром" Міністерства охорони здоров'я України 15.01.1998;

- відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 № 569, позивачеві 23.07.1998 видано реєстраційне посвідчення № Р\98\17\31 на лікарський засіб - розчин "Р…";

- позивач листом від 09.11.1998 дозволив відповідачеві використання номеру реєстраційного посвідчення (№ Р\98\17\31) на етикетці лікарського засобу розчину "Р…";

- відповідач не використовував дозвіл на здійснення промислового випуску лікарського засобу (розчин "Р…") від 28.08.1998 серії ВМ № 114 через скасування цього дозволу в 1998 році;

- у період існування спірних правовідносин Товариство не здійснювало виробництва лікарських засобів (в тому числі й розчину "Р…"), а з травня 2001 року взагалі не мало права на виробництво і реалізацію лікарських засобів внаслідок відсутності необхідної ліцензії;

- позивач обґрунтовував свої вимоги посиланням на неправомірне використання відповідачем промислової технології виробництва, але відповідний винахід за деклараційним патентом України від 15.11.2001 є власністю інших осіб, тоді як Товариство не подало доказів наявності у нього прав на його використання (крім того, дію зазначеного патенту припинено з 14.01.2002 у зв'язку із несплатою відповідного збору);

- позивачем не доведено факт заподіяння збитків та їх розмір.

Згідно з статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Відповідно до статті 1 Закону недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Статтею 4 Закону визначено, що неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Відповідно до статті 8 цього Закону дискредитацією господарюючого суб'єкта (підприємця) є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб'єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб'єкта (підприємця).

Статтею 20 Закону встановлено, що вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладання Антимонопольним комітетом України штрафів, передбачених цим Законом, а також адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.

Згідно з частиною першою статті 440 ЦК УРСР (який діяв на час виникнення спірних правовідносин) шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, заподіяна організації, підлягає відшкодуванню особою, яка заподіяла шкоду, у повному обсязі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Водночас для застосування такого заходу відповідальності як відшкодування шкоди потрібна наявність сукупності усіх елементів складу цивільного правопорушення: протиправної поведінки; шкоди; причинного зв'язку між протиправною поведінкою заподіювача шкоди та збитками; вини. За відсутності хоча б одного з цих елементів цивільна відповідальність не настає.

Згідно з статтею 33 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Попередні судові інстанції, оцінивши доводи сторін і подані ними докази, з дотриманням приписів статті 43 ГПК України встановили факт відсутності конкуренції між Товариством і Підприємством, що виключає й можливість недобросовісної конкуренції, а також дійшли висновку щодо відсутності з боку відповідача протиправної поведінки, відсутності причинного зв'язку між діями відповідача та можливими збитками позивача, недоведеності позивачем факту заподіяння шкоди та її розміру.

Водночас загальна оцінка правомірності ліцензійної діяльності Підприємства з виготовлення лікарського засобу (розчину "Р…") знаходиться поза межами даного позову, а тому й не може бути підставою для задоволення касаційної скарги.

В свою чергу, посилання Товариства в обґрунтування позову на статтю 203 ЦК УРСР, яка стосується відповідальності за порушення договірних зобов'язань, є безпідставним, оскільки предметом даного позову (визначеним позивачем) є відшкодування саме позадоговірної (внаслідок недобросовісної конкуренції) шкоди.

Інші доводи касаційної скарги не спростовують висновків попередніх судових інстанцій щодо фактичних обставин справи та стосуються оцінки наявних доказів, тоді як касаційна інстанція відповідно до частини другої статті 111⁷ ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З урахуванням викладеного Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів зі справи відповідають встановленим ними фактичним обставинам, прийняті з дотриманням норм матеріального та процесуального права і передбачені законом підстави для їх скасування відсутні.

Незалучення до участі у справі зі спору про заборону використання позначення та відшкодування шкоди співвласника свідоцтва на знак для товарів і послуг стало однією з підстав скасування судових рішень зі справи.

Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Підприємства про заборону відповідачу використання позначення "ЗВЕЗДНАЯ Ф." та про стягнення з нього матеріальної шкоди і моральної шкоди.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково: відповідачу заборонено використання позначення "ЗВЕЗДНАЯ Ф." на упаковці відповідного товару; стягнуто на користь позивача суми коштів на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди; в іншій частині позову відмовлено. Прийняті судові рішення мотивовано порушенням відповідачем прав позивача як власника торговельної марки (знака для товарів і послуг) "ЗОЛОТА Ф." та необхідністю відшкодування матеріальної і моральної шкоди.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- 15.09.2000 (за заявкою від 07.09.1998) уповноваженим відомством фізичній особі та приватному підприємству "Міжнародна асоціація …" видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг (словесне позначення "ЗОЛОТА Ф.") для товарів і послуг 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП);

- рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 зареєстровано договір, відповідно до умов якого право власності на знак для товарів і послуг за названим свідоцтвом України фізичною особою передано Товариству;

- згідно з доповненням до свідоцтва України на знак для товарів і послуг (словесне позначення "ЗОЛОТА Ф.") від 15.12.2003 його власниками є позивач разом з товариством з обмеженою відповідальністю "Міжнародна асоціація …" (далі – ТОВ "Міжнародна асоціація…");

- власниками названого свідоцтва України на знак для товарів і послуг (позивачем і ТОВ "Міжнародна асоціація …") та приватним підприємством фірмою "Ш." (далі – Фірма) укладено ліцензійний договір, відповідно до умов якого Фірма отримала невиключне право на використання зареєстрованого позначення "ЗОЛОТА Ф." для товарів 30 класу МКТП;

- рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесено відомості про видачу Фірмі невиключної ліцензії згідно з умовами зазначеного договору;

- Фірма з 2002 року виробляє і реалізує товар, для якого використовує торговельну марку "ЗОЛОТА Ф." шляхом нанесення відповідного позначення на упаковку цього товару;

- протягом 2003 – 2005 років Підприємство випускало в цивільний оборот морозиво з використанням позначення "ЗВЕЗДНАЯ Ф.";

- згідно з висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності:

на упаковці товару виробництва відповідача використано позначення "ЗВЕЗДНАЯ Ф.", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України, власниками якого є Товариство та ТОВ "Міжнародна асоціація…";

позначення "ЗВЕЗДНАЯ Ф." на упаковці товару виробництва відповідача є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України, яке використовується на упаковці ідентичного товару - морозива виробництва Фірми;

використання виробником товару "ЗВЕЗДНАЯ Ф." ідентичних та дуже подібних елементів упаковки товару з торговельною маркою "ЗОЛОТА Ф." може призвести до змішування товарів на ринку та, відповідно, до введення в оману споживача відносно виробника товару;

- внаслідок незаконного використання відповідачем спірного позначення позивачеві заподіяно збитки майнового характеру (у вигляді упущеної вигоди), що підтверджується поданими позивачем доказами, які знаходяться в матеріалах справи;

- протиправні дії відповідача з використання спірного позначення спричинили приниження ділової репутації позивача.

Товариство обґрунтувало свої позовні вимоги:

- наявністю у нього прав на використання зареєстрованого позначення на свій розсуд та на заборону його використання без згоди власника;

- недоотриманням Фірмою запланованого прибутку, що призвело до недоотримання прибутку позивачем, який має право на винагороду в розмірі 5 % від відпускної вартості виготовленої продукції згідно з умовами ліцензійного договору з Фірмою;

- приниженням честі, гідності та ділової репутації підприємства в зв'язку з незаконним використанням знака для товарів і послуг.

Водночас відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин) взаємовідносини при користуванні знаком, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Такі ж приписи містив й пункт 3 цієї статті в редакції, чинній на час вирішення спору судом.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що разом з позивачем власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг - словесне позначення "ЗОЛОТА Ф." є ТОВ "Міжнародна асоціація …", яке також є й стороною за ліцензійним договором з Фірмою.

Наявна в матеріалах справи додаткова угода до ліцензійного договору містить відомості щодо передачі позивачем і ТОВ "Міжнародна асоціація …" права на використання зареєстрованого позначення "ЗОЛОТА Ф." Фірмі за винагороду в розмірі 5 % від відпускної вартості кожної одиниці продукції з використанням знака "ЗОЛОТА Ф.".

Разом з тим ТОВ "Міжнародна асоціація …", прав і обов'язків якого як власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ЗОЛОТА Ф." і сторони за ліцензійним договором безпосередньо стосується даний спір, не було залучено до участі у справі, що є порушенням приписів статті 27 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України).

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 111¹⁰ ГПК України порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо господарський суд прийняв рішення або постанову, що стосується прав і обов'язків осіб, які не були залучені до участі в справі.

Водночас попередні судові інстанції не дослідили питання щодо укладення угоди з використання торговельної марки "ЗОЛОТА Ф." власниками відповідного свідоцтва та не з'ясували умови розподілу позивачем і ТОВ "Міжнародна асоціація …" винагороди за ліцензійним договором з Фірмою.

У свою чергу, в частині, що стосується відшкодування матеріальної і моральної шкоди рішення попередніх судових інстанцій зі справи не відповідають приписам пункту 3 частини першої статті 84 та пункту 7 частини другої статті 105 ГПК України.

Для покладення на відповідача відповідальності за заподіяння шкоди господарські суди мали з наведенням у рішеннях відповідних обставин дослідити наявність сукупності усіх елементів складу цивільного правопорушення: протиправної поведінки; збитків; причинного зв'язку між протиправною поведінкою заподіювача шкоди та збитками; вини.

Вимагаючи відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди, позивач повинен довести, що за звичайних обставин він мав реальні підстави розраховувати на одержання певного доходу; при цьому протиправні дії відповідача є причиною, а збитки, які виникли, - наслідком такої протиправної поведінки.

Суд першої інстанції, обґрунтовано відхиливши вимоги Товариства щодо компенсації втрат від інфляції, повністю погодився з поданим позивачем розрахунком упущеної вигоди. Проте він:

- не з'ясував фактичний строк дії ліцензійного договору, укладеного 01.02.2002 на три роки;

- не дослідив умови розподілу Товариством і ТОВ "Міжнародна асоціація…" винагороди за ліцензійним договором (додаткова угода) у загальному розмірі 5 %;

- не встановив фактичні строк і обсяги (вартість) виготовлення Фірмою з використанням торговельної марки "ЗОЛОТА Ф." за ліцензійним договором від 01.02.2002;

- не дослідив документи, подання яких передбачено додатковою угодою до ліцензійного договору (щоквартальний звіт Фірми, копії бухгалтерських документів, що підтверджують кількість і вартість виробленої продукції);

- не встановив фактичний щоквартальний доход саме Товариства в 2002–2005 роках (2002 рік підлягає дослідженню, оскільки, виходячи з його показників, позивач розрахував можливе збільшення обсягів виробництва та розміру власного доходу);

- не з'ясував час фактичного початку виробництва спірної продукції відповідачем (хоча б в межах кварталу певного року, враховуючи щоквартальне отримання позивачем доходу за ліцензійним договором) та не дослідив її обсяг;

- не дослідив реальну можливість зростання доходу позивача в 2003–2005 роках (враховуючи, що для прийняття рішення про повне відшкодування упущеної вигоди протиправні дії відповідача мають бути єдиною і достатньою причиною неотримання позивачем доходу, на одержання якого він мав реальні підстави розраховувати), не навів у рішенні обставин, які свідчили б про здійснення усіх необхідних підготовчих дій для цього і можливість реального зростання доходу позивача у визначеному ним розмірі, та не зазначив конкретних доказів на їх підтвердження.

Без дослідження зазначених фактичних обставин і наведення в судовому рішенні відповідного мотивування з посиланням на конкретні докази факт заподіяння позивачеві збитків майнового характеру (у вигляді упущеної вигоди) відповідно до приписів статті 43 ГПК України не може вважатися встановленим належним чином.

Щодо відшкодування моральної шкоди суд першої інстанції не врахував викладене в постанові Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 № 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди", а саме:

- під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності (пункт 3);

- відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з'ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору (пункт 5);

- заподіяна моральна (немайнова) шкода відшкодовується тій фізичній чи юридичній особі, права якої були безпосередньо порушені протиправними діями (бездіяльністю) інших осіб (пункт 7).

Ці рекомендації місцевий господарський суд не виконав та відповідні обставини не встановив і не дослідив, про що свідчить, зокрема, відсутність посилання суду першої інстанції в рішенні зі справи на докази, що підтверджують факт приниження ділової репутації саме позивача як власника зареєстрованого позначення, а не Фірми (виробника відповідної продукції).

Зазначені недоліки не було виправлено й судом апеляційної інстанції.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України касаційну скаргу Товариства задовольнив частково: рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

Законодавством України не передбачено надання дозволу на використання знака для товарів і послуг лише на платній основі. Тому довід сторони договору, предметом якого було надання невиключної ліцензії на використання товарного знака, стосовно відсутності в цьому договорі умов щодо розміру й порядку здійснення відповідної оплати господарським судом не взято до уваги.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Д." (далі – Товариство "Д.") звернулося до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "М." (далі – Товариство "М.") про визнання недійсним договору про надання невиключної ліцензії на використання товарного знака (далі – Договір) та зобов'язання відповідача повернути свідоцтво на знак для товарів і послуг "П…".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено. Рішення та постанову попередніх інстанцій з посиланням на приписи статей 627, 1109 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) мотивовано тим, що сторонами Договору було узгоджено всі істотні умови даного виду правочину, у той час коли чинним законодавством не заборонено надання права на використання торговельної марки на безоплатній основі.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Позивач є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є комбіноване позначення "П…";

- Товариством "Д." (ліцензіар) та Товариством "М." (ліцензіат) укладено Договір, за яким відповідачу було передано невиключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг "П…" на певній території строком на 7 років;

- відповідно Договору надання ліцензіатові права на використання названого комбінованого знака здійснюється на безоплатній основі.

Причиною виникнення спору в даній справі стало питання щодо наявності правових підстав для визнання Договору недійсним.

Господарські суди у вирішенні даного спору, з достатньою повнотою встановивши обставини, що входять до предмету доказування зі справи, надали цим обставинам правильну юридичну оцінку.

Частинами восьмою та дев'ятою статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Згідно з частиною четвертою статті 426 ЦК України умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до статті 1109 ЦК України за ліцензійним договором одно сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Як з'ясовано судовими інстанціями, сторонами Договору було передбачено безоплатне надання ліцензіатові права на використання об'єкта інтелектуальної власності. Чинним законодавством України не встановлено надання дозволу на використання знака для товарів і послуг лише на платній основі.

Таким чином, твердження скаржника про відсутність згоди сторін з усіх істотних умов, які передбачені Законом для даного виду договору, не були взяті до уваги Вищим господарським судом України.

З урахуванням викладеного останній не знайшов підстав для скасування оскаржуваних судових рішень.

Дата добавления: 2015-08-13