Чинне законодавство не передбачає можливості надання в будь-якому вигляді згоди на реєстрацію та правову охорону знакові для товарів і послуг, який суперечить вимогам закону.

Торговельно-виробнича корпорація "О." (далі – Корпорація) звернулася до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Державний департамент) про визнання недійсною на території України міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг "Новый ж."; третя особа, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача – закрите акціонерне товариство "Н..." (далі – Іноземний суб'єкт господарювання).

Іноземний суб'єкт господарювання подав зустрічний позов до Державного департаменту та Корпорації про надання захисту від недобросовісної конкуренції та зобов'язання Концерну припинити дії, які порушують його право на знак для товарів і послуг "Ж." за міжнародною реєстрацією та заборону Корпорації використовувати без дозволу Іноземного суб'єкта господарювання цей знак при маркуванні товарів з класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

Рішенням місцевого господарського суду позов Корпорації задоволено. Провадження за зустрічним позовом у частині зобов'язання надати захист від недобросовісної конкуренції припинено, в інших вимогах за зустрічним позовом відмовлено через їх недоведеність. Рішення суду мотивовано тим, що позивач є власником знака для товарів і послуг "Ж.", з яким знак третьої особи за міжнародною реєстрацією "Новый ж." схожий до ступеню змішування, а тому розповсюдження його правової охорони на Україну є неправомірним. Ухвалою місцевого господарського суду було виправлено описки в описовій частині зазначеного рішення суду стосовно предмету позову та зазначення у мотивувальній частині про те, що договір є неукладеним, замість того, що він не є неукладеним.

Постановою апеляційного господарського суду оскаржувані рішення та ухвала господарського суду міста Києва залишені без змін.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Іноземний суб'єкт господарювання просив рішення місцевого господарського суду скасувати і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову Корпорації та задовольнити зустрічну позовну заяву. Скаргу було мотивовано, зокрема, тим, що судом неправомірно припинено провадження у частині вимог щодо надання захисту від недобросовісної конкуренції, оскільки відповідно до статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в Україні. Крім того, на думку скаржника, виправлення помилки шляхом заміни словосполучення "договір не є неукладеним" на "договір є неукладеним" повністю змінює суть рішення.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судом першої інстанції у справі встановлено, що:

- 14.08.2000 Іноземним суб'єктом господарювання було подано заявку на міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг „НОВЬІЙ Ж." щодо товарів 3 класу МКТП - зубні порошки, пасти. Серед країн, заявлених для реєстрації, значиться Україна;

-Державний департамент 22.10.2001 виніс рішення про попередню повну відмову в наданні правової охорони міжнародній реєстрації №743011;

- підставою відмови була наявність в Україні свідоцтва № 17375, виданого на ім'я Корпорації, на знак для товарів і послуг „Ж.", зареєстрований щодо всіх товарів 3, 5 та 42 класів МКТП, заявка на який була подана 29 травня 1998 року. В рішенні від 22.10.2001 Держдепартамент інтелектуальної власності зробив висновок про схожість позначень „Ж." та „НОВЬІЙ Ж.", а отже про неможливість надання правової охорони позначенню „НОВЬІЙ Ж." на території України.

- на рішення Державного департаменту від 22.10.2001 патентним повіреним К. 08.02.2002 було подано заперечення із додатками, в якому він просив надати правову охорону позначенню "НОВЬІЙ Ж." на підставі листа - дозволу Корпорації на реєстрацію знака для товарів і послуг „Новый ж." на ім'я Іноземного суб'єкту господарювання та копії договору № 1-0019-1 від 18.02.2002 (далі - Договір);

- за умовами Договору про передачу прав на знак для товарів і послуг "Ж." він набирає сили з моменту його реєстрації в Державному департаменті;

- Договір, копія якого була надана у відповідь на рішення про попередню повну відмову, не був зареєстрований в Державному департаменті;

- 28.02.2002 Державний департамент виніс остаточне рішення, що повністю скасовує відмову в правовій охороні по заявці № 743011 та надає згоду на таку реєстрацію;

- після міжнародної реєстрації знак „НОВЬІЙ Ж." отримав на території України такий же об'єм правової охорони, який би він отримав, якби був зареєстрований безпосередньо в Україні за національною процедурою реєстрації;

- лист-дозвіл та Договір з боку Корпорації був підписаний 18.02.2002 Головою правління К., який на той час не мав права представляти Корпорацію;

- матеріали справи не містять належних доказів подальшого схвалення Договору Корпорацією;

- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.06.2004 № 54 позначення „Ж.", зареєстроване в Україні згідно з свідоцтвом № 17375, та позначення „НОВЬІЙ Ж.", що охороняється в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 743011, стосовно товару „зубні пасти" є схожими настільки, що можуть бути сплутані споживачами;

- на дату укладання договору - 18.02.2002 діяло положення пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" відповідно до якого передача права власності на знак вважається дійсним для будь-якої іншої особи з датипублікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру;

- згідно з випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на 11.11.2003 власником свідоцтва № 17375 на знак "Ж." є Корпорація;

- Іноземним суб'єктом господарювання не доведено право власності на знак "Ж.".

Згідно з пунктом 4 статті З Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року (далі - Мадридська угода) датою реєстрації вважається дата подання заявки на міжнародну реєстрацію в країні походження при умові, що Міжнародне бюро отримало заявку протягом двох місяців з дати її подання.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації в кожній зацікавленій країні знаку надається та ж сама охорона, якби він був заявлений там безпосередньо. Оскільки Україна відповідно до статті 7 Закону України "Про правонаступництво України" від 12.09.1991 є учасницею Мадридської угоди, всі знаки, зареєстровані в Міжнародному бюро із зазначенням України, користуються на території України тим же обсягом прав на охорону, що і знаки, зареєстровані безпосередньо в Україні. Відповідно до пункту 1 статті 5 Мадридської угоди в країнах, де це передбачено законодавством, відомства, повідомлені про реєстрацію знака, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знакові на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які у відповідності з Паризькою конвенцією про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації.

Відповідно до підпункту 1 пункту В статті 6quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними, якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона.

Пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) також передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

У пункті 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу від 20.08.1997 № 72), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 22.09.1997 за № 416/2220, зазначено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно зі статтею 19 Закону свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Оскільки експертним висновком підтверджено, що позначення „Ж." зареєстроване в Україні згідно з свідоцтвом № 17375 та позначення „НОВЬІЙ Ж.", що охороняється в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 743011, стосовно товару „зубні пасти" (який належить до 3 класу МКТП) є схожими настільки, що можуть бути сплутані споживачами, то висновок місцевого суду про те, що позначенню „НОВЬІЙ Ж." повинно було бути відмовлено в наданні правової охорони на підставі пункту 3 статті 6 Закону є вірним, тому що чинним законодавством надання згоди у будь-якому вигляді на реєстрацію знака, який протирічить закону, не передбачено.

Предметом судового розгляду суду першої інстанції за зустрічним позовом було також питання про зобов'язання надати захист від недобросовісної конкуренції та визнати неправомірним використання Корпорацією знака "Ж.". Приймаючи рішення з цього питання, місцевий та апеляційний суди виходили з того, що статтею 16 Цивільного кодексу України встановлено виключний перелік способів захисту цивільних прав. Оскільки спосіб захисту, обраний третьою особою, не передбачений законодавством, провадження у цій частині зустрічних позовних вимог було припинено. Разом з тим, відповідно до правової позиції, викладеної у постанові Верховного Суду України від 13 липня у справі №10/732, у випадку, коли предмет позову не відповідає встановленим законом або договором способам захисту прав, суд повинен відмовити у позові, а не припиняти провадження у справі за її непідвідомчістю. За таких обставин рішення господарського суду підлягає зміні у частині часткового припинення провадження за зустрічним позовом та відмови у цій частині позовних вимог.

Що ж до решти вимог за зустрічним позовом, то судом правомірно було в них відмовлено, оскільки власником знака для товарів "Ж." є Корпорація, яка правомірно його використовує.

Оскільки ж у пункті 4 резолютивної частини рішення місцевого суду зазначено про припинення провадження у справі у частині надання захисту від недобросовісної конкуренції, а пункті 5 зазначеного рішення вказано про повну відмову у зустрічних позовних вимогах, то рішення господарського суду міста Києва підлягає зміні шляхом виключення з його резолютивної частини пункту 4.

Посилання третьої особи у скарзі на те, що у винесенні ухвали від про усунення описок рішення місцевого господарського суду було допущено порушення її прав, оскільки ухвала винесена без виклику сторін та змінює суть рішення, не відповідають обставинам справи.

Відповідно до статті 89 Господарського процесуального кодексу України суд має право за своєю ініціативою винести ухвалу про виправлення помилки без виклику сторін. Зміни, внесені до мотивувальної частини оскаржуваного рішення, з огляду на загальний зміст останнього та контекст абзацу мотивувальної частини, до якого вносилися ці зміни, не зачіпають суті відповідного рішення.

Вищим господарським судом України касаційну скаргу Іноземного суб'єкту задоволено частково; рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду змінено відповідним чином.

Наявність у особи виключної ліцензії на використання на території України знаків для товарів і послуг, що включають повне словесне позначення, надає їй право на захист торговельних марок без окремого письмового уповноваження їх власників.

Компанія "В." (далі – Іноземний суб'єкт господарювання) звернулася з позовом до закритого акціонерного товариства "Торговий дім..." (далі – Товариство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Державний департамент) про визнання недійсним свідоцтва України від 15.12.2003 № 36605 на знак для товарів і послуг "M…L®", внесення відповідних зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та заборону Товариству будь-якого використання спірного знака, в тому числі в рекламі Інтернет та доменному імені.

Рішенням місцевого господарського суду міста Києва позов задоволено. Назване рішення суду мотивоване невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та порушенням спірною реєстрацією прав третіх осіб. Зокрема, реєстрація знака порушує права власника знаків для товарів і послуг "M…L" за свідоцтвами №№ 27110, 28179, 28180, зареєстрованими раніше.

Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції з даної справи скасовано, у задоволенні позову відмовлено. У прийнятті названої постанови апеляційний суд виходив з того, що позивач у справі спеціально не уповноважений власником знаків для товарів і послуг "М…L" захищати їх від неправомірного посягання, а наявна у позивача виключна ліцензія не містить такого повноваження.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України позивач просив скасувати зазначену постанову апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права. Зокрема, скаржник зазначав, що відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Оскільки позивачем на підставі виключної ліцензії було отримане виключне право на території України використовувати знаки для товарів і послуг "M…L" за свідоцтвами №№ 27110, 28179, 28180, то окремого письмового уповноваження на захист цих знаків від імені власника знаків не потрібно.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Державним департаментом було видано компанії В...,Інк свідоцтва України: № 27110 на знак для товарів і послуг "M...L", дата реєстрації 16.09.2002; № 28179 на знак для товарів і послуг "M...L", зображення", дата реєстрації 15.11.2002; № 28180 на знак для товарів і послуг "M...L", зображення", дата реєстрації 15.11.2002; № 28181 на знак для товарів і послуг "M", зображення", дата реєстрації 22.11.2002;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 27110, 28179, 28180, 28181 зареєстровано для товарів і послуг 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП);

- Державним департаментом було видано Товариству свідоцтво України на знак для товарів і послуг "M…L®" від 15.12.2003 № 36605 для товарів 14, 16, 18 та послуг 35 класу МКТП;

- компанія В...,Інк надала позивачеві виключну ліцензію на використання в Україні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами

№№ 27110, 28179, 28180, 28181;

- згідно з ліцензійною угодою позивач має право використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 27110, 28179, 28180, 28181 у господарській діяльності та надавати право використання цих знаків іншим особам (дистриб'юторам) у разі укладення дистриб'юторських договорів;

- питання використання та реєстрації знаків, що включають позначення "М…L", зачіпають права та законні інтереси позивача;

- відповідно до висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності елемент "M...L" займає домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 27110, 28179, 28180 та свідоцтвом України № 36605. Зображення "M…L®" за свідоцтвом № 36605 та зображення "M…L" за свідоцтвом № 27110 є тотожними позначеннями. Зображення знаків для товарів і послуг за свідоцтвом № 36605 та свідоцтвами №№ 28179 та 28180 є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки до їх складу входить тотожний словесний елемент ("M...L"), який займає домінуюче становище у зображенні знаків;

- при використанні знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 36605 для зареєстрованих класів МКТП (14, 16, 18, 35) він є схожим настільки, що його можна сплутати з знаками для товарів і послуг за свідоцтвами

№№ 27110, 28179, 28180, 28181, оскільки вони зареєстровані для товарів спорідненого 25 класу МКТП.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Пунктом 1а статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане недійсним у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Судом першої інстанції достовірно встановлено, що знак для товарів і послуг "M...L®" за свідоцтвом № 36605 зареєстровано пізніше, ніж знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 27110, 28179, 28180, 28181, а також знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 36605 є тотожним зі знаком № 27110 і схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками за свідоцтвами №№ 28179, 28180. Отже, висновок місцевого господарського суду про невідповідність знака для товарів і послуг "M…L®" умовам надання правової охорони є правильним. Відповідають чинному законодавству та обставинам справи також інші висновки місцевого суду стосовно порушення спірною реєстрацією прав інших осіб та необхідність з цих підстав її скасування.

Що ж до висновку апеляційного господарського суду стосовно відсутності у позивача права на захист порушених прав як власника свідоцтва, оскільки умови ліцензійного договору не містять такого дозволу, то з цього приводу Вищий господарський суд України зазначив таке.

Відповідно до частини третьої пункту 2 статті 20 Закону вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Як встановлено місцевим господарським судом, позивач на підставі виключної ліцензії отримав право на використання знаків за свідоцтвами України №№ 27110, 28179, 28180, 28181 на території України. Пунктом 3 статті 1108 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Відповідно до пункту 2 статті 1109 ЦК України у випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Місцевим господарським судом встановлено, що згідно з ліцензійною угодою позивач має право укладати дистриб'юторські договори та уклав такий договір з Товариством. Умови дистриб'юторського договору передбачали, що використання знаків для товарів і послуг, які включали позначення "M…L" мало здійснюватися лише у визначених договором межах. Зокрема, дистриб'ютор не мав прав на реєстрацію зазначених позначень на своє ім'я.

Отже, реєстрація Товариством на своє ім'я знака для товарів і послуг "M…L®" порушує права позивача як власника виключної ліцензії.

Відповідно до статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Таким чином, наявність у позивача виключної ліцензії на використання на території України знаків для товарів і послуг, що включають позначення "M…L" надає йому право на захист торгових марок без окремого письмового уповноваження їх власника.

Отже, суд першої інстанції у розгляді даної справи з достатньою повнотою встановив обставини справи та правильно застосував норми матеріального права, а суд апеляційної інстанції безпідставно скасував обґрунтоване судове рішення, припустившись неправильного застосування наведених приписів Закону. Тому рішення місцевого господарського суду з даної справи залишено в силі, а оскаржувану постанову скасовано.

10. Суд не має повноважень щодо зобов ' язання державного органу здійснити державну реєстрацію знака для товарів і послуг, але може зобов ' язати такий орган розглянути питання про державну реєстрацію знака.

Торговельно-виробнича корпорація "О." (далі – Корпорація) звернулася до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Державний департамент) з позовом про визнання недійсним рішення апеляційної ради Державного департаменту від 21.08.2003 по заявці на знак для товарів і послуг за № 2000094192 "Новый ж." та зобов'язанням зареєструвати цей знак щодо всіх товарів і послуг 3, 5 та 42 класу міжнародної класифікації товарів та послуг (далі – МКТП), включаючи товари 3 класу МКТП – зубні порошки, пасти; третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – закрите акціонерне товариство – "Н..." (далі – Іноземний суб'єкт господарювання).

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково. Рішення Апеляційної ради Державного департаменту від 21.08.2003 (далі – рішення Апеляційної ради) визнано недійсним з тих мотивів, що рішенням місцевого господарського суду від 21.07.2004 з іншої справи, яке набрало законної сили, визнано недійсною на території України міжнародну реєстрацію від 14.08.2000 № 743011 на знак для товарів і послуг "Новый ж.", зареєстрований на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання. В решті позовних вимог провадження у справі припинено з мотивів невідповідності обраного способу захисту вимогам чинного законодавства.

Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого господарського суду змінено. У задоволенні позову в частині визнання недійсним рішення Апеляційної ради відмовлено. В решті рішення місцевого суду залишене без змін. Постанову мотивовано тим, що позивачем не подано доказів на підтвердження невідповідності рішення Апеляційної палати вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Корпорація просила постанову апеляційного господарського суду в даній справі скасувати і залишити рішення місцевого господарського суду без змін. Скаргу було мотивовано, зокрема, тим, що апеляційним судом безпідставно не взято до уваги факт визнання недійсною міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг "Новый ж." з мотивів її невідповідності чинному законодавству. Отже, й рішення Апеляційної палати, що ґрунтувалося на чинності цієї міжнародної реєстрації, не можна визнати таким, що відповідає законодавству. Крім того, апеляційним господарським судом не враховано, що міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг "Новый ж." №743011 є недійсною з дати міжнародної реєстрації. Тобто рішення Апеляційної палати ґрунтується на міжнародній реєстрації торгової марки, яку скасовано.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 29.09.2000 позивач подав до Державного департаменту заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг „Новый ж." щодо товарів 3, 5 класу та послуг 42 класу МКТП;

- Державний департамент 20.01.2003 прийняв рішення про реєстрацію знака „Новый ж." щодо частини заявлених товарів та послуг, відмовивши в реєстрації стосовно товарів 3 класу МКТП – зубні порошки, пасти з тих мотивів, що для товарів 3 класу це позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком „Новый ж.", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Іноземного суб'єкту господарювання (міжнародна реєстрація №743011 від 14.08.2000) для товарів та послуг тих самих класів;

- 07.02.2003 позивач звернувся до Апеляційної палати Державного департаменту із запереченням на рішення Державного департаменту від 20.01.2001 та просив зареєструвати його знак для всіх товарів та послуг, зазначених у його заявці № 2000094192;

- 21.08.2003 Апеляційна палата Державного департаменту відмовила позивачу в задоволенні заперечення з тих самих мотивів, що були викладені у рішення від 20.01.2003;

- рішенням господарського суду міста Києва від 21.07.2004 у іншій справі (справа № 21/793) за позовом Корпорації до Державного департаменту, третя особа - Іноземний суб'єкт господарювання, залишеним без змін у цій частині постановою апеляційного господарського суду та постановою Вищого господарського суду України, визнано недійсною на території України міжнародну реєстрацію від 14.08.2000 № 743011 на знак для товарів і послуг „Новый ж.", що був зареєстрований на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання;

Приймаючи рішення про відмову у задоволенні позову, апеляційний господарський суд виходив з того, що позивачем не подано суду доказів на підтвердження невідповідності рішення Апеляційної палати вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції на час його прийняття. Що ж до прийняття судовими інстанціями рішення про скасування міжнародної реєстрації, то воно може бути лише підставою для перегляду оскаржуваного акта Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності за нововиявленими обставинами. Проте з відповідним висновком погодитися не можна з огляду на таке.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" заявник може оскаржити рішення Державного департаменту за заявкою у судовому порядку, або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Заперечення проти рішення Державного департаменту за заявкою розглядається згідно з Регламентом Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику.

Заявник може оскаржити затверджене Державним департаментом рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

Відповідно до підпункту 18.1 пункту 18 Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, при прийнятті рішення колегія Апеляційної палати враховує:

- наявність обставин (фактів), якими обґрунтовувалось заперечення та доказів, якими вони підтверджуються;

- наявність інших фактичних даних (порушення строку на оскарження рішення щодо заявки тощо), які мають значення для розгляду заперечення, а також доказів на їх підтвердження;

- правовідносини, зумовлені установленими фактами;

- правові норми, які регулюють ці правовідносини.

Разом з тим, зазначеним Регламентом не передбачено можливості перегляду рішення Апеляційної палати Державного департаменту за нововиявленими обставинами.

У той же час місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про те, що визнання недійсною у судовому порядку міжнародної реєстрації від 14.08.2000 № 743011 знака для товарів і послуг „Новый ж.", зареєстрованого на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання є преюдиціальною обставиною для даної справи. Оскільки ж дана обставина була єдиною підставою для відмови у задоволенні вимог позивача про реєстрацію знака для товарів і послуг „Новый ж." для всього переліку 3, 5 та 42 класу МКТП, то суд дійшов обґрунтованого висновку про необхідність задоволення позову в цій частині. Той факт, що зазначена обставина не була відома на час прийняття рішення Апеляційної палати, не може бути підставою для відмови у позовних вимогах, оскільки іншого порядку, у тому числі й перегляду рішення Апеляційної палати за нововиявленими обставинами, чинне законодавство не містить.

Що ж до вимог позивача про зобов'язання відповідача зареєструвати знак для товарів і послуг „Новый ж." стосовно всіх заявлених товарів та послуг 3, 5 та 42 класу МКТП, включаючи товари 3 класу МКТП – зубні порошки, пасти, то місцевий та апеляційний господарські суди дійшли висновку про те, що така вимога як спосіб судового захисту не передбачена чинним законодавством, а тому припинили провадження у цій частині спору. Разом з тим, відповідно до статті 20 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів, зокрема, шляхом відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів. Отже, у випадку визнання недійсним рішення Апеляційної палати позивач має право на повторний розгляд питання щодо реєстрації Державним департаментом товарного знака „Новый ж." для всього переліку 3, 5, 42 класу МКТП. У той же час суд не має повноважень щодо зобов'язання державного органу здійснити державну реєстрацію товарного знака, оскільки вчинення таких дій віднесено законом виключно до повноважень Державного департаменту, який, здійснюючи зазначену реєстрацію, уповноважений перевіряти також її відповідність вимогам чинного законодавства. Тобто позовні вимоги у цій частині підлягають частковому задоволенню, а припинення провадження у справі здійснено судовими інстанціями помилково.

З огляду на викладене постанову апеляційного господарського суду було скасовано, а рішення місцевого господарського суду – змінено шляхом часткового задоволення позову у частині зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності розглянути питання про реєстрацію товарного знака „Новый ж." для всього переліку 3, 5 та 42 класу МКТП.

У вирішенні спору про заборону використання знака для товарів і послуг суд має встановити: чи відбулося використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме творів чи послуг; чи є позначення, використовуване відповідачем, схожим із зареєстрованим знаком чи можна їх сплутати та /або чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Закрите акціонерне товариство "І." (далі – Товариство "І.") звернулося до місцевого господарського суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Б." (далі – Товариство "Б.") про заборону використання знака для товарів і послуг.

Клопотанням від 24.01.2005 позивач збільшив розмір позовних та просив суд:

- зобов'язати відповідача вилучити з цивільного обороту питну столову воду "А...рия";

- зобов'язати відповідача вилучити з виробництва та знищити "всю наявну етикетку" питної столової води "А...рия".

17.02.2005 позивач подав клопотання, згідно з яким збільшив позовні вимоги та додатково до вимог, викладених у позовній заяві, просив:

- винести рішення про знищення виготовлених етикеток з позначенням "А...рія";

- зобов'язати відповідача вилучити з цивільного обороту питну столову воду "А...рия".

Заявою від 22.02.2005 позивач відмовилося від позовної вимоги щодо вилучення з цивільного обороту питної води "А...рия".

Відповідно до клопотання від 14.03.2005 позивач додатково до позовних вимог, викладених у позовній заяві, просив суд:

- заборонити відповідачеві використання позначення "А...рия" на товарах 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП);

- винести рішення про знищення виготовлених етикеток з позначенням "А...рія";

- зобов'язати відповідача усунути з товару, його упаковки незаконно використане позначення "А...рия".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково:

- відповідачеві заборонено використовувати позначення "А...рия" на товарах 32 класу МКТП ("Води (напої), газовані води, напої безалкогольні");

- відповідача зобов'язано в двотижневий термін з дня набрання рішенням законної сили усунути з товару, його упаковки незаконно використане позначення "А...рия";

- в частині позову щодо знищення виготовлених відповідачем етикеток з позначенням "А...рия" відмовлено;

- в частині вимог щодо вилучення з цивільного обороту питної води "А...рия" провадження зі справи припинено на підставі пункту 4 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Прийняті судові рішення мотивовано необхідністю захисту прав позивача як власника знаку для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія").

У касаційній скарзі відповідач просив судові рішення зі справи скасувати внаслідок їх прийняття із порушенням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про залишення позову без задоволення.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- Товариство "І." є власником свідоцтва України № 20627 на знак для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія") за 16, 32, 35 класами МКТП, яке йому видано Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 17.09.2001 (дата подання заявки - 30.12.1997);

- відповідач без дозволу позивача випускає до цивільного обігу воду питну столову газовану з назвою на етикетці "А...рия" (російською мовою);

- використання словесного позначення "А...рия" Товариством "Б." вважає правомірним, оскільки воно є лише однією з складових частин комбінованого позначення як знака для товарів і послуг за 32 класом МКТП, правову охорону для якого відповідач намагався отримати, подавши відповідну заявку від 07.06.2002 № 2002064656;

- рішенням Державного департаменту Міністерства освіти і науки України від 21.02.2005 № 8591 заявку Товариства "Б." № 2002064656 відхилено внаслідок невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони;

- комбіноване позначення, яке використовується відповідачем, та знак для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія") щодо товарів 32 класу МКТП ("Води (напої), газовані води, напої безалкогольні") є схожими настільки, що їх можна сплутати, що підтверджується висновком судових експертів.

Причиною даного спору стало питання щодо наявності з боку Товариства "Б." порушення прав Товариства "І." як власника зареєстрованого знака для товарів і послуг.

Товариство "І.", керуючись статтею 22 ГПК України, до прийняття судом рішення зі справи неодноразово змінювало підставу та предмет позову.

При цьому кожного разу, змінюючи предмет та (або) підстави позову, позивач мав дотримуватись приписів статей 54 – 57 ГПК України, а суду належало перевіряти відсутність порушення процесуальних прав відповідача, передбачених статтею 22 ГПК України, зокрема, щодо можливості подання доказів щодо нового предмета, підстав позову.

Крім того, з урахуванням особливостей даного спору господарським судам у кожному випадку належало з'ясувати, яке саме позначення ("А...р і я" чи "А...р и я") має намір застосувати Товариство "І.", формулюючи позовні вимоги, а також, яких саме товарів (послуг) ці вимоги стосуються. Зокрема, 32 клас МКТП містить значно більший перелік товарів, ніж "води (напої), газовані води, напої безалкогольні".

Проте судом першої інстанції приписи норм процесуального права в цій частині не виконано, межі позовних вимог Товариства "І." остаточно не визначено, що, в свою чергу, призвело і до порушення прав відповідача, до відома якого не було своєчасно доведено вимоги, викладені в клопотанні позивача від 14.03.2005.

Зазначені порушення не усунуто й судом апеляційної інстанції.

В свою чергу, стосовно суті даного спору касаційна інстанція вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) право власності на знак засвідчується свідоцтвом, а обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.

Згідно з пунктами 2, 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Пунктом 4 цієї статті Закону визначено, що використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 20 Закону встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало встановити: чи має місце використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме товарів (послуг); чи є позначення, яке фактично використовує Товариство "Б.", схожим із знаком зареєстрованим Товариством "І.", чи можна їх сплутати, та (або) чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Лише після з'ясування цих фактичних обставин суд мав визначитися щодо наявності в діях відповідача ознак порушення прав Товариства "І." як власника зареєстрованого знака для товарів і послуг, встановити конкретний вид порушення з посиланням на відповідну норму матеріального права, перевірити обґрунтованість заходів захисту прав, обраних позивачем, та прийняти рішення щодо кожної з позовних вимог.

Роз'яснення згаданих питань щодо встановлення фактичних обставин потребує спеціальних знань, а тому господарський суд першої інстанції дійшов вірного висновку стосовно необхідності призначення судової експертизи.

У вирішенні питань, пов'язаних з судовою експертизою з даної справи, господарським судам слід було врахувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" та рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

Проте ухвалою місцевого суду від 13.07.2004 на вирішення експертів поставлено питання стосовно порівняльного аналізу знака за свідоцтвом України № 20627 (словесне позначення "А...рія") та комбінованого позначення за заявкою відповідача № 2002064656. Це питання й було предметом експертного дослідження.

Суд першої інстанції, а в подальшому й апеляційний господарський суд не звернули уваги на те, що факт подання ТОВ "Бахус" заявки на реєстрацію знака (за відсутності відповідного свідоцтва) не впливає на взаємовідносини сторін зі справи.

Між тим обставини, пов'язані з фактичним використанням відповідачем спірного позначення, залишилися поза увагою господарських судів та без експертного дослідження, тоді як наявні в матеріалах справи докази свідчать про відсутність тотожності комбінованих позначень, які, за твердженням позивача, використовувало Товариство "Б.", та позначення за заявкою № 2002064656.

Поза увагою та без належної оцінки попередніх судових інстанцій залишилося також й те, що:

- наведене у висновку експертів зображення знака за заявкою

№ 2002064656 не відповідає наявному в матеріалах цієї заявки, копії яких подані до суду Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, про що, зокрема, свідчать написи "вода питна столова газована" та "натуральная природная столовая вода";

- зазначений у висновку експертів перелік об'єктів, які надійшли для дослідження до експертної установи, не відповідає визначеному в ухвалі суду від 13.07.2004.

Отже, з огляду на наведене та за відсутності відповідних досліджень визнані попередніми судовими інстанціями встановленими фактичні дані про те, що комбіноване позначення, яке використовується відповідачем, та знак для товарів і послуг (словесне позначення "А...рія") за свідоцтвом України № 20627 щодо товарів 32 класу МКТП ("Води (напої), газовані води, напої безалкогольні") є схожими настільки, що їх можна сплутати, не можуть вважатися доведеними.

Таким чином, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 4⁷ ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111¹⁰ ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 111⁷ ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Вищим господарським судом України касаційну скаргу Товариства "Б." задоволено частково: рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасовано, а справу передано на новий розгляд до місцевого господарського суду.

12. Питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання особою торговельної марки на підставі поданих нею документів не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ч." (далі – Товариство "Ч.") звернулося до господарського суду з позовом до відкритого акціонерного товариства " З." (далі – Товариство "З.") про припинення використання знака для товарів і послуг та стягнення збитків; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача – товариство з обмеженою відповідальністю "А.".

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у позові відмовлено; з Товариства "Ч." на користь Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності стягнуто витрати за проведення судової експертизи. Зазначені рішення судових інстанцій з посиланням на приписи пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", частини 1 статті 500 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) мотивовано тим, що Товариство "З." має право попереднього користувача на торговельну марку "Ш...К", а тому не підлягають задоволенню позовні вимоги Товариства "Ч.".

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство "Ч." просило скасувати рішення судових інстанцій по суті спору з цієї справи і прийняти нове рішення. Скаргу було мотивовано тим, що Товариством "З." не доведено здійснення значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки "Ш...К" в Україні, а судом апеляційної інстанції, на думку скаржника, безпідставно відмовлено у задоволенні клопотання про витребування додаткових доказів на підтвердження такої підготовки.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство "Ч." є власником торговельної марки "Ш...К" на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг від 15.04.2004 № 39135, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України для товарів, зокрема, 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків, у перелік яких включено і кондитерські вироби; дата подання заявки – 13.03.2002;

- Товариство "Ч." та Товариство "А." укладено ліцензійний договір від 19.04.2004 на використання останнім торговельної марки "Ш...К", за умовами якого ліцензіат за використання цієї марки повинен був сплатити ліцензіарові винагороду в сумі 500 000 грн. (пункт 4.1 цього договору);

- листом від 22.04.2004 № 147 Товариство "А." повідомило Товариство "Ч." про використання Товариством "З." товарного знака "Ш...К", що перешкоджало Товариству "А." здійснювати випуск кондитерських виробів та морозива і вафельних цукерок з різними смаками і виконувати умови ліцензійного договору від 19.04.2004;

- угодою Товариства "А." і Товариства "Ч." від 22.04.2004 було припинено дію ліцензійного договору від 19.04.2004;

- торговельний знак "Ш...К" використовувався Товариством "З." при виготовленні цукерок;

- Товариством "З." здійснено з жовтня 2001 року значну і серйозну підготовку для використання торговельного знака "Ш..К", отже, відповідачем доведено здійснення такої підготовки до дати подання Товариством "Ч." заявки на реєстрацію цього торговельного знаку, а саме до 13.03.2002;

- факти підготовки Товариством "З." для використання торговельного знака "Ш...К" підтверджено внутрішніми документами відповідача, документами Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України, Запорізької Торговельно-промислової палати, товариством з обмеженою відповідальністю "Запорізький Експоцентр" та висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 17.01.2005 № 82, проведеної Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України, відповідно до якого мала місце значна та серйозна підготовка до використання відповідачем по справі товарного знака "Ш...К".

Причиною спору зі справи стало питання про правомірність використання Товариством "З." торговельної марки "Ш...К", яка є інтелектуальною власністю Товариства "Ч." відповідно до свідоцтва від 15.04.2004 № 39 135.

Попередніми судовими інстанціями з достатньою повнотою встановлено обставини, що входять до предмету доказування зі справи, та цим обставинам дано правильну юридичну оцінку.

Скаржником не наведено достатньо переконливих доводів про порушення судовими інстанціями у справі правил оцінки доказів у доведенні відповідачем свого права попереднього користувача на торговельну марку "Ш...К".

У той же час касаційна інстанція дійшла висновку про неправильне застосування судом першої інстанції вимог статті 41 Господарського процесуального кодексу України у призначенні судової експертизи з цієї справи та про неправильну оцінку судовими інстанціями висновку судового експерта. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 01.11.2004 було призначено судову експертизу, в якій одне з питань для роз'яснення експерту поставлено некоректно, а саме: "Чи має місце у даному випадку значна та серйозна підготовка до використання відповідачем у справі торгового знаку "Ш...К", а також право попереднього користування цим знаком на підставі поданих відповідачем документів?" У викладеному питанні до експерта фактично сформульовано два окремі питання.

Перше питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання відповідачем у справі торгового знака "Ш...К" не потребує спеціальних знань судового експерта, оскільки відповідні дані суди мають встановлювати шляхом витребування належних доказів від заінтересованої сторони спору або інших осіб. В абзаці першому підпункту 1.4 пункту 1 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" (далі – Рекомендації) зазначено: "Суди не повинні призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публічно оголошених в установленому порядку відомостей про об'єкти, події та явища, що є або пов'язані з результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Для з'ясування такої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, оскільки суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу".

Другим питанням про наявність у відповідача права попереднього користування цим знаком на підставі поданих ним документів судом вимагається від експерта роз'яснення питання права, а не питання факту. У підпункті 1.3 пункту 1 Рекомендацій зазначається: "Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом".

Таким чином, судовими інстанціями помилково прийнято як доказ відповіді судового експерта на ці запитання. Проте з огляду на наявність інших доказів зі справи судові інстанції дійшли правильного висновку про наявність у Товариства "З." права попереднього користувача на торговельну марку "Ш...К".

Судовими інстанціями правильно застосовано до спірних відносин сторін зі справи норми матеріального права.

Приписом частини 1 статті 500 ЦК України встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Вищий господарський суд України касаційну скаргу Товариства "Ч." залишив без задоволення, а рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду – без змін.

Наявність поважної причини невикористання знака для товарів і послуг передбачає існування об'єктивно непереборних обставин, які ускладнюють або роблять неможливим використання власником свідоцтва такого знака.

Приватне підприємство з іноземними інвестиціями "Д." (далі – Підприємство) звернулося з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "І." (далі – Товариство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – державний департамент) про припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг "Buon...е" від 15.05.2001 № 19433.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково: достроково припинено дію названого свідоцтва в частині надання правової охорони на товарний знак "Buon…e" для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі – МКТП) та зобов'язано Державний департамент внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Назване рішення суду мотивовано невикористанням Товариством спірного товарного знака протягом трьох років після реєстрації останнього, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон).

Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого господарського суду з даної справи скасовано; в позові відмовлено. У прийнятті названої постанови суд апеляційної інстанції виходив з наявності об'єктивних обставин, які перешкоджали використанню Товариством товарного знака "Buon…e", що виключає можливість дострокового припинення дії спірного свідоцтва.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Підприємство просило скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення місцевого господарського суду з даної справи залишити без змін, посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права та невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи. Зокрема, скаржник зазначав про факт невикористання Товариством товарного знака "Buon…e" протягом трьох років навіть після укладення ліцензійного договору, а також про фіктивність поданих відповідачем доказів.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для скасування рішень місцевого та апеляційного господарських судів та передачі справи на новий розгляд з урахуванням такого.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.05.2001 № 19433, об'єктом якого є словесне позначення "Buon...e", для товарів 30 та 33 класів МКТП (кава, замінники кави, шоколад; алкогольні напої, лікери);

- згідно з листом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 24.06.2004 № 1-10/8-3584 протягом 2000-2004 років в Реєстрі державної системи сертифікації УкрСЕПРО зареєстровано лише видані позивачеві сертифікати відповідності на каву "Воn...e" та "Buon...e";

- Товариством (ліцензіар) та товариство з обмеженою відповідальністю "С." (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір від 23.05.2001, предметом якого є надання відповідачем ліцензіатові права використання товарного знака "Buon...e";

- ліцензійний договір від 23.05.2001 не набув чинності у зв'язку з припиненням його реєстрації в патентному відомстві України внаслідок виявлення товариством з обмеженою відповідальністю "С." факту використання товарного знака "Buon…e" позивачем;

- Товариство як власник свідоцтва на спірний товарний знак не надавало позивачеві дозвіл на використання цього знака.

Обґрунтовуючи задоволення позовних вимог щодо дострокового припинення дії спірного свідоцтва для товарів класу 30 МКТП, місцевий господарський суд послався на недобросовісне користування Товариством правами, що випливають із спірного свідоцтва, оскільки протягом 2000-2004 років відповідач не використовував спірний товарний знак, що підтверджується листом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 24.06.2004 № 1-10/8-3584.

Згідно з абзацом першим пункту 4 статті 18 Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, з урахуванням наведених у Законі способів використання знака для товарів і послуг відсутність реєстрації сертифікатів відповідності Товариства на каву під торговим знаком "Buon…e" протягом 2000-2004 років може свідчити лише про те, що відповідачем не здійснювалася сертифікація кави із застосуванням цього товарного знака, проте не може підтверджувати невикористання відповідачем спірного знака для товарів 30 класу МКТП у названий період.

Таким чином, у суду першої інстанції не було належних підстав для задоволення позову щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів у послуг від 15.05.2001 № 19433 в частині надання правової охорони на товарний знак "Buon…e" для товарів 30 класу МКТП та похідної від неї вимоги про зобов'язання Державного департаменту внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний господарський суд зазначив як мотив відмови у позові неможливість використання Товариством товарного знака "Buon...e" в зв'язку з використанням останнього позивачем без одержання відповідного дозволу відповідача як власника свідоцтва, за яким надано правову охорону цьому знакові.

Статтею 17 Закону передбачено обов'язок власника свідоцтва добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Відповідно до абзацу другого пункту 4 статті 18 Закону дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Отже, з огляду на наведений припис закону наявність поважної причини невикористання товарного знака передбачає існування об'єктивно непереборних обставин, які ускладнюють або роблять неможливим використання власником свідоцтва такого знака.

Разом з тим, згідно з частиною першою статті 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже, оскільки чинним законодавством України передбачено можливість одночасної реалізації виключних майнових прав власника свідоцтва на товарний знак та здійснення іншою особою права попереднього користування цією торговельною маркою, останнє не може вважатися об'єктивною причиною невикористання власником свідоцтва такого знака.

Таким чином, в даному випадку для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про наявність поважних причин, які перешкоджали використанню Товариством спірного товарного знака, господарські суди повинні були дослідити питання щодо правомірності використання цього знака Підприємством, зокрема, наявності в останнього права попереднього користування на товарний знак "Buon…e".

Проте назване питання попередніми судовими інстанціями з'ясовано не було, що призвело до неповного дослідження ними обставин, які входять до предмету доказування в даній справі.

Касаційна інстанц

Дата добавления: 2015-08-13