Заступник Голови Вищого

Господарського суду України В. Москаленко

Господарські суди України

Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/847

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку), судові рішення з яких переглянуті в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

Подання позову про визнання прав на знаки для товарів і послуг відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України є способом захисту цивільних прав у суді шляхом визнання права. Розв'язання спорів про встановлення власника свідоцтва на знаки для товарів і послуг віднесено до компетенції судів.

Товариство з обмеженою відповідальністю "П." (далі – Товариство) звернулося до господарського суду з позовом до приватного багатогалузевого підприємства "П." (далі – Підприємство), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Державний департамент) про визнання майнових прав на знаки для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України знаків для товарів і послуг.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено частково: за Товариством визнано майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ОSV", заявка № 2003033147 від 28.03.2003, та майнові права інтелектуальної власності на графічний знак для товарів і послуг, свідоцтво № 14162 від 29.12.1999. У частині зобов'язання Державного департаменту внести зміни в Державний реєстр свідоцтв України знаків для товарів і послуг, вказавши Товариство власником графічного знаку для товарів і послуг (свідоцтво № 14162 від 29.12.1999), позов залишено без розгляду.

Постановою апеляційного господарського суду рішення залишено без змін.

Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило рішення місцевого господарського суду та постанову суду апеляційної інстанції скасувати і в позові відмовити. Скаргу було мотивовано тим, що судом першої інстанції рішення першої інстанції прийнято без дослідження оригіналу договору, на підставі якого передавалися майнові права на знак для товарів і послуг № 14162 від 29.12.1999. Крім того, майнові права на знак для товарів і послуг "ОSV" позивачу взагалі не передавалися, про що свідчить наданий апеляційному суду договір від 13.01.2004, належна оцінка якому апеляційним судом не дана.

У касаційній скарзі Державний департамент зазначав, що рішення місцевого господарського суду підлягає скасуванню з підстав його прийняття у відсутність представника Державного департаменту інтелектуальної власності. Крім того, на думку скаржника, у позивача не було підстав для звернення з позовом про визнання прав на знаки для товарів і послуг, оскільки договір про передачу прав власності на знак для товарів і послуг є дійсним, листом Українського інституту промислової власності № 24568 від 06.07.2004 представника Товариства було повідомлено про зміну найменування заявника за заявкою № 2003033147 на Товариство, а публікація в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 9 від 15.09.2004 про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 14162 відбулася згідно з рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності від 12.08.2004. Таким чином, позивачу не було відомо про порушення його прав, отже, провадження у справі підлягало припиненню.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство зазначало, що попередніми судовими інстанціями обставини справи досліджені повно та всебічно, а тому у касаційній скарзі слід відмовити.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено що:

- 13.01.2004 Підприємством та приватним підприємством "Т..." (правонаступником якого є Товариство) укладено договір купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності (далі - Договір);

- умовами Договору передбачено передачу приватному підприємству "Т..." всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ОSV" (заявка 2003033147 від 28.03.2003) та графічний товарний знак (свідоцтво на знак № 14162 від 29.12.1999);

- відповідно до умов Договору позивач сплатив на користь Підприємства обумовлену суму 120 грн., що підтверджено платіжним дорученням від 14.05.2004 № 633;

- 11.06.2004 позивач звернувся до державного підприємства "Український інститут промислової власності" з клопотанням про внесення змін у найменування заявника по знаку для товарів і послуг "ОSV" та про внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак, вказаний у свідоцтві №14162, Товариства;

- згідно з повідомленням державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 06.07.2004 № 24568 заявником за заявкою і від 28.03.2003 № 2003033147 на знак для товарів і послуг "ОSV" визнано Товариства;

- рішенням Державного департаменту від 12.08.2004 № 2901 підтверджено перехід прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, свідоцтво № 14162.

Причиною спору зі справи стало питання про належність позивачеві прав на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Пунктом 7 статті 16 Закону передбачено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Крім того, пунктом 9 цієї статті передбачено, що договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Пунктом 1 статті 16 Закону також передбачено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Згідно з пунктом 5 статті 10 Закону заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. Порядок внесення таких змін передбачено Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72).

Судовими інстанціями встановлено, що перехід права власності на знаки для товарів і послуг згідно із свідоцтвом №14162 та заявкою від 28.03.2003 № 2003033147 відбувся на підставі договору та належним чином зареєстрований Державним департаментом. Зазначені дії сторін не суперечать чинному законодавству та відповідають приписам статей 422, 427 Цивільного кодексу України, що передбачають можливість передачі майнових прав інтелектуальної власності на підставі договору, який передбачає умови такої передачі.

Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України захист цивільних прав у суді передбачений також шляхом визнання права. Крім того, статтею 21 Закону передбачено, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про встановлення власника свідоцтва.

Таким чином, судові інстанції правомірно визнали за позивачем права інтелектуальної власності на відповідні знаки для товарів і послуг. Що ж до невірної, на думку скаржника, оцінки апеляційним господарським судом Договору, оскільки екземпляр, наданий суду Підприємством, не передбачає передачі прав на знак для товарів і послуг "ОSV" за заявкою від 28.03.2003 № 2003033147, то, як вбачається з постанови апеляційного господарського суду, це питання судом досліджувалося. Зокрема, судом було оглянуто оригінал Договору, який подавався позивачем до Державного департаменту для перереєстрації прав власності на знаки для товарів і послуг і цей документ оцінено з урахуванням даних, що в ньому містилися.

Відповідно ж до статті 111⁷ Господарського процесуального кодексу України Вищий господарський суд України, переглядаючи справу у касаційному порядку, не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Що ж до твердження про порушення судом першої інстанції прав Державного департаменту у розгляді справи, то, як вбачалося з рішення суду, вимоги позивача до Державного департаменту взагалі залишено без розгляду в зв'язку з неподанням позивачем доказів звернення до названого Департаменту. Тому права Державного департаменту не могли бути порушені.

З огляду на наведене Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність визначених законом підстав для скасування оскаржуваних рішень.

Питання про участь суб'єкта господарювання у міжнародній національній або регіональній виставці як експонента або субекспонента можливо достовірно з'ясувати в адміністрації або оргкомітеті такої виставки після встановлення їх особи.

Дочірнє підприємство "Е..." (далі – Дочірнє підприємство) звернулося до господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Державний департамент), товариства з обмеженою відповідальністю "Х..." (далі –Товариство) з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 16.02.2004 № 37712 "КОНДИЦІОНЕР МЕТАЛЛА".

Рішенням місцевого господарського суду у задоволенні позову відмовлено. Рішення суду з посиланням на приписи статей 5, 6, 9, 10, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", статті 494 Цивільного кодексу України мотивовано тим, що заявка Товариства на одержання правової охорони для знака, об'єктом якого є словесне позначення "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА", має більш ранню дату подання до Державного департаменту, ніж заявка Дочірнього підприємства, в силу виставочного пріоритету.

Постановою апеляційного господарського суду скасовано рішення місцевого господарського суду міста Києва; позов задоволено: визнано недійсним свідоцтваУкраїни на знак для товарів і послуг від 16.02.2004 № 37712, Державний департамент зобов'язано виключити свідоцтво від 16.02.2004 № 37712 з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені. Постанову суду апеляційної інстанції з посиланням на вимоги статті 33 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) мотивовано тим, що на підставі перевірки наявних та додатково витребуваних доказів встановлено відсутність виставочного пріоритету у Товариства згідно з поданою цим відповідачем заявкою від 10.11.2003 на одержання оспорюваного свідоцтва на знак для товарів і послуг "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА".

Товариство звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило залишити в силі рішення місцевого господарського суду. Мотивами касаційної скарги було зазначено те, що судом апеляційної інстанції на порушення вимог статей 33, 38 ГПК України не встановлено особи, яка є адміністрацією або оргкомітетом 11-го Київського Міжнародного автосалону "S...", а також статусу цієї виставки.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство подало до Державного департаменту заявку від 10.11.2003 № 20031111728 на реєстрацію словесного позначення "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА" та заяву на виставочний пріоритет - 28.05.2003 і одержало свідоцтво України від 16.02.2004 № 37712 на знак для товарів і послуг, який зареєстровано для товарів та послуг 1, 4 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (далі – МКТП);

- Дочірнє підприємство подало до Державного департаменту заявку від 24.06.2003 № 20033066762 на реєстрацію словесного позначення "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА" як знак для товарів і послуг за 1, 2, 3, 4 та 35 класами МКТП; на час судового розгляду позивачем не одержано свідоцтва чи відмови у реєстрації цього позначення.

Судові інстанції дійшли різних висновків про наявність виставочного пріоритету у Товариства.

Суд першої інстанції дійшов висновку про наявність виставочного пріоритету у Товариства з огляду на довідку Українського промислово-інвестиційного концерну "А..." від 20.11.2003, якою засвідчено, що Товариство експонувало товари і послуги під знаком "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА" на 11-му Київському Міжнародному автосалоні "S…" з 28.05.2003. Суд першої інстанції також дійшов висновку, що Український промислово-інвестиційний концерн "А..." був організатором цієї виставки.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відсутність виставочного пріоритету у Товариства з огляду на такі докази:

- каталог 11-го Київського Міжнародного автосалону "S…" свідчить про відсутність Товариства серед учасників цієї виставки;

- у відповіді на запит суду Український промислово-інвестиційний концерн "А..." повідомив про участь Товариства у виставці як субекспонента на стенді компанії "Т...", однак з відповіді компанії "Т..." вбачається, що на її стенді не брав участі жодний субекспонент;

- документ, що підтверджує показ заявленого знака на 11-му Київському Міжнародному автосалоні "S...", підписано директором філії "А..." закритого акціонерного товариства "Український промислово-інвестиційний концерн", який не є адміністрацією або оргкомітетом цієї виставки.

Крім того, судом апеляційної інстанції констатовано сумнівщодо статусу 11-го Київського Міжнародного автосалону "S…" як офіційної або офіційно визнаної міжнародної виставки з огляду на дані, викладені в листі Асоціації "Укравтопром" від 17.11.2004 № 04-070, згідно з якими 11-ий Київський Міжнародний автосалон "S..." проводився за планом виставкових заходів Мінпромполітики України, Мінтрансу України та планом робіт Асоціації, однак календарем Міжнародної асоціації автомобілевиробників (ОІСА) проведення міжнародного автосалону у місті Києві в 2003 році не передбачалося.

Причиною виникнення спору зі справи стали питання про наявність права виставочного пріоритету у Товариства. Ця обставина має значення для правильного вирішення спору з цієї справи, оскільки свідоцтвоУкраїни на знак для товарів і послуг від 16.02.2004 № 37712 "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА", власником якого є Товариство і правомірність якого оспорюється Дочірнім підприємством, видано на підставі встановленого Установою виставочного пріоритету.

Відповідно до статті 11 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року країни Союзу надають відповідно до свого внутрішнього законодавства тимчасову охорону патентоспроможних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а також товарних знаків для продуктів, що експонуються на офіційних чи офіційно визнаних міжнародних виставках, які організовані на території однієї з цих країн.

Відповідно до частини 1 статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Згідно з пунктом 6 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 9 Закону:

- заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет;

- пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати.

У пункті 2.1.29 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72) визначено:

"Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до пункту 2 статті 9 Закону, то разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання, необхідно подати заяву про пріоритет та документ, що підтверджує показ заявленого знака на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці. Документ засвідчується адміністрацією або оргкомітетом виставки. Переклад документа українською мовою подається разом із заявою або на повідомлення Відомства у строки, зазначені у повідомленні.

Документ має містити найменування особи, яка експонувала товари і/або послуги, зображення знака, перелік товарів і/або послуг, які експонувались під цим знаком та дату початку відкритого показу товарів і/або послуг на виставці".

З огляду на викладені приписи чинного законодавства України обставинами, що входять до предмету доказування у цій справі, є дані про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "S...", про адміністрацію або оргкомітет цієї виставки, а також про участь у цій виставці Товариства. У встановленні цих обставин судовими інстанціями порушено правила оцінки доказів, визначені у статті 43 ГПК України, оскільки не здійснено їх належної перевірки в судовому процесі з огляду на вимоги закону.

Питання про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "S…"можливо вирішити, керуючись положеннями Конвенції про міжнародні виставки (Париж, 22 листопада 1928 року), до якої СРСР приєднався 02.11.1935, а Україна є його правонаступником в силу статті 7 Закону України "Про правонаступництво України", а також приписами Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 459-р, та Положення про Раду з питань виставкової діяльності в Україні, затвердженої розпорядженням Президента України від 27.03.2001 № 74/2001-рп.

Відповідно до статті 1 Конвенції про міжнародні виставки розглядається як міжнародна офіційна або офіційно визнана виставка усякий показ, яким би не було його найменування, до участі в якому інші країни запрошуються дипломатичним шляхом, який має в якості загального правила неперіодичний характер, головну мету якого становить визначення успіхів, досягнутих різними країнами в одній чи декількох галузях виробництва і на час якого по суті при вході у приміщеннях виставки не робиться ніякої різниці між покупцями і відвідувачами.

Згідно з розділом 4 Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності рішення про надання виставці статусу міжнародної, національної або міжрегіональної приймає Рада з питань виставкової діяльності в Україні на основі документів, поданих організатором (організаторами) заходу, після проведення аудиту статистичних даних та результатів сертифікації.

Відповідно до Положення про Раду з питань виставкової діяльності в Україні ця Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

З огляду на викладені положення Конвенції та розпоряджень Президента України та Кабінету Міністрів України фактичні дані про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "S..." та адміністрацію або оргкомітет цієї виставки можливо достовірно з'ясувати лише шляхом їх витребування в Раді з питань виставкової діяльності в Україні на підставі статей 30, 38 ГПК України.

Питання про участь Товариства в 11-му Київському Міжнародному автосалоні "S…"як експонента або субекспонента можливо достовірно з'ясувати в адміністрації або оргкомітеті цієї виставки після встановлення їх особи.

З урахуванням наведеного рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Дата добавления: 2015-08-13