Лицензионные соглашения во внешнеэкономической деятельности.

1. Общие вопросы лицензирования.
2. Сделки на передачу ноу-хау.
3. Содержание лицензионного соглашения.

1.

Основные международные акты:

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности;

2. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков;

3. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;

4. Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов;

5. Договор о патентной кооперации;

6. Стасбургское соглашение о международной патентной классификации;

7. Договор о регистрации товарных знаков;

8. Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры;

9. Найробский договор об охране олимпийского символа.

ЛИЦЕНЗИЯ - разрешение, выдаваемое патентовладельцем (лицензиаром) другому лицу или фирме (лицензиату) на использование принадлежащих ему прав промышленной собственности (на изобретение, промышленный образец, товарный знак) в течение обусловленного срока за определенное вознаграждение.

Применительно к изобретениям могут быть предоставлены как право использования патента (патентная лицензия), так и технических сведений (беспатентная лицензия).

В практике лицензионной торговли различают следующие виды лицензий: простая, исключительная и полная.

При простой лицензии лицензиар сохраняет право самостоятельного использования предмета соглашений и выдачи третьим лицам, лицензиат при этом обычно не вправе выдать сублицензии.

При исключительной Л. - это право сохраняется за ним за исключением оговоренных в соглашении условий и определенной территории;

при полной Л. - он утрачивает такое право на весь период действия соглашения. Предоставление полной Л. не следует смешивать с продажей патента, поскольку лицензиар в отличие от продавца остается собственником и по истечении срока действия соглашения либо при наступлении оговоренных условий в пределах этого срока в полном объеме обретает права на предмет соглашения.

В практике лицензионной торговли различаются также чистая и сопутствующая Л.: в первом случае ее передача составляет основное содержание сделки, во втором - оно носит сопутствующий характер по отношению к другим обязательствам лицензиара в рамках одной сделки: например, сделки "под ключ" или поставки оборудования.

ЛИЦЕНЗИЯ ОТКРЫТАЯ - предоставление любому лицу права на использование изобретения на основании официального опубликованного патентным ведомством заявления патентообладателя об этом. Лицо, изъявившее желание использовать указанное изобретение, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах.

ЛИЦЕНЗИЯ ПАТЕНТНАЯ (patent license) - документ, согласно которому владелец патента предоставляет другому лицу право на использование запатентованного им изобретения.

ЛИЦЕНЗИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ (compulsory license) - является институтом патентного права в большинстве государств. Если патентообладатель не использует изобретение в течение определенного периода (как правило, не менее трех лет) с момента выдачи патента без уважительных причин, то компетентный орган по ходатайству заинтересованных лиц может предоставить им, независимо от воли патентообладателя, право на использование этого изобретения с выплатой патентообладателю определенной платы. В ряде стран Л.п. выдается также в случаях, когда изобретение применяется только или в основном за границей, исключая случаи, когда такого рода использование предусмотрено соответствующим международным соглашением. Если выдача Л.п. оказывается неэффективной, патент может быть аннулирован (например, во Франции, ФРГ, Нидерландах, Японии). Институт Л.п. получил закрепление в Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.

ЛИЦЕНЗИЯ ПРОСТАЯ (ordinary license) - лицензия, по которой лицензиар, разрешив лицензиату в установленных пределах использовать объект соглашения, оставляет за собой право самому эксплуатировать его, либо выдавать на тех же условиях лицензии третьим лицам. Выдается, как правило, фирмами стран с относительно емким внутренним рынком и на товары массового производства.

ЛИЦЕНЗИЯ РАЗОВАЯ (single license) - разрешение на импорт и экспорт товаров по каждой отдельной сделке, выдаваемое на срок, необходимый для ее осуществления, но не более одного года.

ЛИЦЕНЗИЯ СОПУТСТВУЮЩАЯ (accompanying license) - лицензия, связанная с продажей или приобретением комплектного оборудования или выполнением каких-либо услуг.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (license agreement) - представляет собой один из видов внешнеэкономических сделок. По ней одна сторона (лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право на использование объекта промышленной собственности (изобретение, промышленный образец, товарный знак) на определенный срок и на согласованных условиях, включая определение территории и объемы производства.

Стороны лицензионного соглашения:

ЛИЦЕНЗИАР - юридическое лицо, собственник изобретения, патента, технологических знаний и пр., выдающий своему контрагенту (лицензиату см.), лицензию на использование своих прав в. определенных пределах. Основная обязанность лицензиара, как правило, состоит в обеспечении возможности лицензиату реализовать предоставленные по лицензионному соглашению (см.) права. В этих целях лицензиар обычно передает оговоренный объем технической документации, оказывает техническую помощь в освоении лицензии путем обучения специалистов лицензиата на его собственных предприятиях. Зачастую включается условие, согласно которому лицензиар обеспечивает поставку лицензиату сырья либо комплектующих узлов в течение начального периода освоения лицензии. Обязательства лицензиара включают гарантии достижения согласованных технико-экономических параметров лицензионной продукции при условии соблюдения лицензиатом указаний лицензиара. Кроме того, лицензиар обычно гарантирует защиту или участие в защите от возможных претензий третьих лиц в связи с нарушением их прав. Стороны Л.с. договариваются, как правило, об односторонней или взаимной передаче усовершенствований.

ЛИЦЕНЗИАТ - юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретений, патентов, производственных и коммерческих знаний и пр. (лицензиара) лицензию на право их использования в определенных пределах. В обязанность лицензиата входит своевременная выплата лицензионных платежей. Иногда в лицензионном соглашении (см.) в качестве обязанности лицензиата предусматривается обеспечение выпуска лицензионной продукции в течение определенного срока, чтобы исключить возможность поместить предмет лицензионного соглашения "под сукно". Кроме того, в ряде случаев в него вносится обязательство лицензиата не выпускать конкурентную продукцию, осуществлять рекламу лицензионной продукции.

Обычный срок действия Л.с. в настоящее время - 5-10 лет. Иногда до заключения Л.с. подписывается предварительный договор о преимущественном праве закупки лицензии в течение определенного срока. За это время вероятный лицензиат может оценить достоинства лицензии, изучить спрос и возможности сбыта, собрать средства для закупки.

Объектом соглашений могут быть изобретения, защищенные патентами в странах экспорта и импорта, ноу-хау, товарные знаки, зарегистрированные в странах экспорта и импорта. Изобретения и ноу-хау лицензируются обычно одним соглашением и могут сопровождать поставки оборудования.

В лицензионном соглашении на изобретения предусматривается предоставление лицензиаром лицензиату права на использование им изобретения, охраняемого патентом, на определенный срок и на определенной территории.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - возмещение за предоставление прав на использование лицензий, "ноу-хау" и др., являющихся предметом лицензионного соглашения.

Существуют следующие виды:

1. периодические процентные отчисления, или текущие отчисления, - "роялти", которые устанавливаются в виде фиксированных ставок (в процентах) на основе подсчета фактического экономического результата использования лицензии и выплачиваются лицензиатом (покупателем лицензии) через определенные согласованные промежутки времени;

паушальные платежи - определенная твердо зафиксированная в соглашениях сумма ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, устанавливаемая исходя из оценок возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей лицензиата на основе использования лицензии. Паушальный платеж может производиться как единовременное, в разовом порядке, так и в рассрочку. Преимуществом этого вида ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ является получение лицензиаром (владельцем лицензии) всей суммы вознаграждения в относительно короткий срок и без какого либо риска. На практике пользуются и такими формами ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, как первоначальный платеж наличными, передача ценных бумаг и технической документации, участие в прибыли лицензиата.

В международной торговле существует три вида лицензионных соглашений:

1. о простой лицензии, которое дает возможность лицензиару продавать аналогичные лицензии другим лицензиатам, самостоятельно производить и сбывать продукцию на любом рынке;
2. об исключительной лицензии, когда лицензиат получает монопольное право на ее использование, включая перепродажу другим организациям в пределах определенной территории. Лицензиар при этом не имеет права продавать аналогичную лицензию на упомянутой территории другим лицам, а также производить и продавать на этой территории свою продукцию, которая является предметом исключительной лицензии;
3. о полной лицензии, что означает продажу патента, в результате чего лицензиар навсегда лишается права на свое изобретение.

Помимо предоставления права на использование изобретения в соглашении предусматривается передача лицензиаром лицензиату всей необходимой для реализации лицензии технической документации, оказание лицензиату помощи в освоении изобретения путем обучения его персонала, а также защита от возможных претензий третьих лиц в судебных инстанциях и иным образом.

За рубежом широко применяется так называемая "параллельная" лицензия, основанная на передаче права использования хорошо известного товарного знака для товаров, не имеющих отношения к товарам, вместе с которыми знак приобрел широкую известность у потребителей. Многие владельцы популярных товарных знаков, желая получить дополнительные финансовые и рекламные выгоды, передают по соглашению заинтересованным фирмам, право использовать их на разнообразных товарах. Например, товарные знаки "Кока-Кола" и "Будвайзер", приобретшие известность в качестве товарных знаков тонизирующего напитка и пива, приобретаются фирмами с целью их применения на рубашках, шляпах, сумках, зеркалах и т.д.

Согласно российскому законодательству лицензионное соглашение на изобретение должно быть зарегистрировано в Роспатенте под страхом недействительности (Патентный закон, ст. 13).

Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны объекта интеллектуальной собственности. Правовая охрана объекта интеллектуальной собственности имеет территориальный характер. И если он охраняется на территории РФ, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования объекта в РФ. Безусловно, территория, на которой лицензиат вправе использовать объект по лицензии, может быть сужена. Например, в соответствии с территориальным делением РФ, в ее состав входит 89 субъектов, действие договора может распространяться на часть субъектов РФ. Возможно деление по федеральным округам, которых в РФ насчитывается семь.

Срок действия объектов интеллектуальной собственности имеет определенные рамки: для товарного знака – 10 лет с возможностью продления действия регистрации, для изобретения – 20 лет, для промышленного образца – максимально 15 лет, для полезной модели – максимально 8 лет. Поэтому срок действия лицензионного договора является важным моментом соглашения. Он может устанавливаться на период более длительный, чем срок действия регистрации товарного знака при условии продления владельцем регистрации товарного знака. Также срок действия лицензионного соглашения может быть установлен только на срок действия регистрации (патента или свидетельства) или на срок менее продолжительный, чем срок действия регистрации (патента или свидетельства).

Разрешение исключительного лицензиата третьим лицам использовать изобретение оформляется в виде сублицензионного договора.

Лицензионные (сублицензионные) договора подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте, без чего они считаются ничтожными.

Срок регистрации лицензионного договора (лицензионного соглашения) на объект интеллектуальной собственности в Роспатенте (ФИПС) установлен законодательством и составляет до 2-х месяцев с момента подачи заявления о регистрации. Но, по нашей практике, Роспатент (ФИПС) нередко затягивает сроки регистрации лицензионного договора (лицензионного соглашения) до 4-х и даже до 6-и месяцев.

2. Сделки на передачу ноу-хау:

Ноу-хау, как термин, появился в США и в переводе с английского означает «знать, как» - разговорное сокращение от словосочетания «знать, как делать». Секретом производства (ноу-хау) могут быть признаны любые сведения, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность из-за неизвестности их третьим лицам. В большинстве случаев объекты ноу-хау – это технические или организационные решения, на которые в силу тех или иных причин, правообладатель не получает патент. Причины этого могут быть различны, в том числе и необходимость раскрыть информацию о патенте после регистрации. Так, например, компания Coca-Cola уже более 100 лет охраняет способ производства напитка с помощью именно ноу-хау.

Ноу-хау — это техническая, организационная или коммерческая информация, составляющая секрет производства. В ГК РФ понятие «ноу-хау» отсутствует, но используется более широкое по смыслу определение «коммерческая тайна».

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право его использования, включая продажу такого секрета. Но если другое лицо правомерно и независимо от обладателя ноу-хау получит сведения, составляющие такой секрет, то это лицо приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

Исключительное право на секрет производства действует неограниченный срок, но только до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Обязательным условием для признания сведений секретами производства, является наличие специальных мер по защите информации. Меры по охране конфиденциальности информации должны включать в себя:

- перечень секретной информации
- порядок обращения с секретной информацией и порядок контроля за соблюдением порядка обращения
- порядок учета лиц, получивших доступ к секретной информации
- порядок нанесения на материальные носители (документы) с секретной информацией грифа “Коммерческая тайна” с указанием обладателя этой информации

В российской практике под ноу-хау чаще всего подразумевают информацию научно-исследовательского, опытно-конструкторского, коммерческого и финансового характера.

Ноу-хау часто относят к объектам исключительных прав (авторских, смежных, патентных). Однако следует отметить, что ноу-хау является особым объектом гражданских прав: если третьи лица приобрели ноу-хау законным путем, то для них никакое исключительное право не действует. Иными словами, право на ноу-хау нарушают лишь те лица, которые или получили соответствующую конфиденциальную информацию незаконными методами, или в нарушение положений о конфиденциальности разгласили ноу-хау, ставшее им известным в силу договора, заключенного с его обладателем.

Особенностью ноу-хау также является то, что его оформление не требует процедурных формальностей, например регистрации. Срок охраны ноу-хау не ограничен и определяется временем существования режима конфиденциальности, который устанавливается в договоре о передаче ноу-хау. Рассмотрим подробнее, какими правовыми нормами регулируется договор на передачу ноу-хау, а также особенности его заключения.

Ноу-хау может передаваться как по договору о его передаче, так и в рамках патентно-лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ). Следует отметить, что договор о передаче ноу-хау не подлежит регистрации в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатенте). Однако если ноу-хау передается в рамках патентно-лицензионного договора или договора коммерческой концессии, то указанный договор должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Если это требование не соблюдено, то договор считается недействительным.

Кроме того, передача ноу-хау может оформляться договором строительного подряда (§ 3 гл. 37 ГК РФ) или договором на выполнение проектных и изыскательских работ (§ 4 гл. 37 ГК РФ) в тех случаях, когда выполнение работ по этим договорам предполагает обладание соответствующей конфиденциальной информацией.

При подготовке и заключении договора о передаче ноу-хау весьма важен первый этап: переговоры, согласования, обмен информацией. На этом этапе заключение договора нередко представляется проблематичным, что объясняется спецификой данного объекта гражданских прав.

Дата добавления: 2015-08-09