Понятия "государственные нужды" и "муниципальные нужды" определены в ст. 3 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Независимо от вида договора работодателя с любым заказчиком вознаграждение работнику-автору за созданный в рамках выполнения договора объект патентных прав должен выплачивать работодатель. При наличии нескольких патентообладателей - юридических лиц по договору между собой только один из них может взять на себя обязательство выплачивать всем авторам, независимо от места их работы, причитающееся вознаграждение. Такое условие в договоре о выплате вознаграждения посторонним авторам может рассматриваться как договор в пользу третьего лица на основании ст. 430 ГК РФ, содержащей общие для всех видов договоров положения о договорах и обязательствах.
Как уже было отмечено, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, может быть получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования.
§ 5. Получение патента
1. Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв
Статья 1374. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1374
1. Заявитель. В качестве заявителя может выступать лицо, которое изначально обладает правом на получение патента. Лица, имеющие право на получение патента, перечислены в ст. ст. 1370, 1371, 1372, 1373 ГК РФ.
Заявление представляется по форме, устанавливаемой Роспатентом. Сведения о периодически обновляемой форме заявления публикуются на сайте Роспатента.
2. Перевод документов заявки. Норма п. 2 данной статьи не предусматривает ограничения по сроку представления перевода документов заявки на русский язык. Как правило, перевод может быть представлен заявителем по запросу, направляемому при проведении формальной экспертизы заявки. Однако заявитель вправе, не дожидаясь запроса, представить такой перевод. В Роспатент достаточно представить перевод на русский язык, за правильность и достоверность которого отвечает лицо, уполномоченное вести дела по получению патента.
Такой подход полностью соответствует пункту 1 правила 51 bis Инструкции к РСТ к международным заявкам, согласно которому перевод международной заявки, представленный заявителем, должен быть официально заверен заявителем или лицом, осуществившим перевод международной заявки, в том, что, насколько ему известно, перевод является полным и достоверным.
Запрос заверенной копии документа не подразумевает представление заверенного перевода данного документа. Например, при представлении в соответствии со ст. 4D (3) Парижской конвенции заверенной копии первой заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет, не требуется представлять перевод данной заявки, также заверенный. Патентное ведомство заверяет копию первой заявки и при этом не требуется никакой легализации такой заверенной копии. Нотариального заверения перевода документов на русский язык не требуется <402>.
--------------------------------
<402> Джермакян В. Требования к переводу документов заявки на русский язык // ИС. Промышленная собственность. 2001. N 6.
3. Требования к документам заявки. Эти требования установлены соответствующими Административными регламентами Роспатента <403>, заменившими ранее применявшиеся правила составления, подачи заявки и экспертизы в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
--------------------------------
<403> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец;
Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель;
Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение.
Документом, подтверждающим уплату патентной пошлины, является, в частности, копия платежного поручения, заверенная уполномоченным банком. В принципе Роспатент обязан принять любой платежный документ, использование которого допускается на территории Российской Федерации в качестве документа, подтверждающего осуществление платежа. В настоящее время Роспатентом совместно с рядом других государственных органов разрабатываются <404> процедура и технология получения сведений о проведенном заявителем целевом платеже без обязательного предоставления в Роспатент копии платежного поручения.
--------------------------------
<404> Алексеева О. Новые административные процедуры // Патенты и лицензии. 2013. N 3.
Документом, подтверждающим основания освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты может служить любой документ, подтверждающий соответствующее право. Например, льготы по уплате патентных пошлин предоставлены гражданам Российской Федерации, являющимся ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств. Для подтверждения права на льготы достаточно представить копию документа, подтверждающего соответствующий статус.
Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение
Комментарий к статье 1375
1.1. Единство изобретения. Пункт 1 данной статьи содержит условие соблюдения единства изобретения, являющегося одним из принципиальных требований к содержанию заявки на выдачу патента на изобретение. Это условие считается заведомо выполненным, когда заявка относится только к одному изобретению, но при этом одно изобретение должно быть сформулировано в формуле изобретения так ясно, чтобы не было сомнений в том, что в данном пункте формулы изобретения действительно заявлено одно изобретение, а не "закамуфлированная" группа изобретений.
Единство одного изобретения. Под одним изобретением понимается изобретение, охарактеризованное не просто каким-то набором признаков, а совокупностью признаков, находящихся в причинно-следственной связи друг с другом. Именно в такой совокупности существенных признаков усматривается единство изобретения в отношении одного изобретения. Если между признаками отсутствует причинно-следственная связь, то каждая группа таких невзаимосвязанных признаков представляет собой самостоятельное решение, которое рассматривается как отдельное изобретение, не связанное с другим изобретением, охарактеризованным другой самостоятельной группой признаков. В таком случае правомерно говорить о несоблюдении единства изобретения в формуле на формально заявленное одно изобретение.
Об этом было хорошо прописано в п. 4.02.1 Инструкции ЭЗ-2-74, которой пользовались патентные эксперты в советское время:
"Одним объектом изобретения признается такое созданное изобретателем целое, т.е. такое единство частей, которое существует только благодаря тому, что эти части взаимосвязаны друг с другом, их связь носит устойчивый характер и в результате этой взаимосвязи у целого появляются новые свойства, не присущие частям в их разобщенности".
Именно этот тезис нарушения единства изобретения должен лежать в основании последующего отрицания изобретательского уровня при попытке получить патент на средство (продукт или способ), состоящее из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.
Административный регламент по изобретениям (полезным моделям) должен содержать требование к независимому пункту формулы изобретения, по которому независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, в т.ч. когда содержащаяся в нем совокупность признаков включает совокупность средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.
Нельзя не отметить, что механизм оценки единства изобретения в независимом пункте формулы изобретения корректнее раскрыт в Правилах составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве.
Правило 2.6.3. Независимый пункт формулы изобретения.
В соответствии с правилом 24(6) Инструкции независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. Указанное требование не считается соблюденным, в частности, если независимый пункт формулы изобретения включает:
- признаки, представленные как альтернативные, в действительности таковыми не являющиеся;
- признак, выраженный таким образом, что допускается возможность его отсутствия в совокупности признаков, характеризующих изобретение;
- характеристику изобретений, относящихся к объектам разных категорий;
- варианты изобретения;
- совокупность средств, каждое из которых имеет свое назначение без реализации этой совокупностью общего назначения.
Объединение в одном независимом пункте формулы изобретения <405> признаков, представляющих собой средства различного назначения, допускается только при соблюдении следующих условий:
--------------------------------
<405> Изложенное относится также и к оценке единства полезной модели.
- каждое из этих средств конструктивно и/или функционально связано по меньшей мере с одним другим средством, характеристика которого приведена в этом пункте;
- каждое из этих средств влияет на обеспечение общего от использования всех средств технического результата, который должен представлять собой совокупный от их совместного использования технический результат.
Рассмотрим сказанное на примере полезной модели, заявленной в заявке N 2005106581/22 на полезную модель "Упакованный торт" и по которой экспертиза неправильно оценила соблюдение принципа единства одной полезной модели.
Формула полезной модели:
"Упакованный торт, представляющий собой изделие, создаваемое в результате соединения упаковываемого торта с упаковкой, содержащей коробку и поддон, так что торт расположен на поддоне, выполненном со сквозными отверстиями, и размещен в коробке, на дне которой выполнены вертикальные выступы, входящие в торт через указанные отверстия поддона".
Экспертиза посчитала, что заявленная полезная модель не характеризует одно устройство (торт или упаковку). По мнению экспертизы, в заявленном изделии отсутствуют признаки упаковки, которые были бы взаимосвязаны с тортом и, наоборот, при этом признаки формулы полезной модели относятся непосредственно к упаковке для торта и никак не относятся к самому торту.
На основании чего сделан такой вывод - непонятно. Видимо, под "взаимосвязью" признаков эксперты стали понимать нечто, обязательно скрепленное металлическими болтами.
Заявитель в возражении отметил, что утверждение экспертизы о том, что реализация назначения первого изделия (упаковка) не связана с реализацией назначения второго изделия (торт), является неправомерным. Выступы дна коробки принадлежат упаковке и входят в торт через отверстия поддона, чем и обеспечивается искомое соединение упаковываемой продукции (торта) с упаковкой (коробкой и поддоном).
Обратим особое внимание на то, что объект - торт раскрыт на уровне функционального признака, без характеристик качественного и количественного состава компонентов торта, то есть в формуле даже намека нет на неохраноспособный объект - вещество. Однозначна конструктивная связь торта с выступами коробки за счет их вхождения в тело торта, что обеспечивает механический контакт между ними. В результате торт при транспортировке не движется в коробке, так как его механически фиксируют по положению в коробке ее выступы, а при поднятии поддона выступы выходят из торта и поддон вместе с тортом может быть удален из упаковки.
Единство группы изобретений. Гражданский кодекс РФ, как и ранее Патентный закон РФ, допускает также подачу заявки, содержащей более одного изобретения, если эти изобретения составляют группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом. В этом условии нет ничего принципиально нового, и возможность подачи одной заявки на группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, исходит еще от Парижской конвенции по охране промышленной собственности, что полностью отражено в Договоре РСТ и других соглашениях, участником которых является Российская Федерация.
Кодекс не содержит конкретных критериев для проверки наличия в заявке, содержащей несколько изобретений, соблюдения условия единого изобретательского замысла.
Практика Роспатента, как и практика многих патентных ведомств, пошла по пути толкования данного условия в подзаконных документах путем приведения случаев, когда группа изобретений отвечает требованию единства. Такие перечни могут быть как закрытыми, так и открытыми.
Нынешняя практика Роспатента признает единство изобретения соблюденным в случаях, если:
- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;
- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:
одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);
одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением;
относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).
Ранее единство изобретения считалось соблюденным и тогда, когда формула изобретения включала применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть.
Нет никаких ограничений для продолжения данной практики, особенно после того, как споры вокруг допустимости использования формулы на "применение" были завершены.
Вопросы, связанные с установлением, а точнее - признанием соблюдения единства изобретения, рассматриваются во многих патентных ведомствах, и изучение их опыта позволяет только глубже разобраться во всех тонкостях. Когда на российской территории действуют одновременно две патентные системы - российская и евразийская (часть четвертая ГК РФ и Конвенция ЕАПО), опыт каждой из них требует осмысления, особенно когда по некоторым вопросам мнения и суждения специалистов расходятся.
Рассмотрим одну из таких недавно появившихся проблем.
1.2. Единство изобретения и Правила ЕАПВ. С 1 марта 2008 года введена в действие новая редакция Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее - Правила), развивающая ранее действовавшие Правила. Однако предложенное в Правилах толкование отсутствия единства изобретения в отношении группы изобретений, включающей объект - композиция, представляется ошибочным.
В абз. 9 - 11 пункта 5.4 Правил, определяющих проверку правомерности представления дополнительных материалов и возможности их использования при экспертизе, указано следующее:
"Предлагаемые заявителем изменения формулы изобретения, приводящие к нарушению требования единства изобретения или к нарушениям правил составления формулы изобретения, не учитываются.
В частности, если при экспертизе группы изобретений, включающей химическое соединение и несколько изобретений, характеризующих различные случаи применения этого соединения, будет установлено несоответствие химического соединения требованиям новизны или изобретательского уровня, то изменение формулы изобретения путем исключения из нее пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к применениям этого химического соединения, не допускается в связи с несоответствием оставшихся в формуле изобретений требованию единства.
Аналогично, если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применение, и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, по тем же причинам не допускается изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению".
Действительно, в случае исключения из формулы на группу изобретений пунктов, относящихся к химическому соединению и нескольким его применениям, создается ситуация, когда оставшаяся группа изобретений уже не может рассматриваться как соответствующая условию единства изобретения.
Данный вывод базируется на том, что из первоначальной формулы изобретения исключается тот объект - химическое соединение, который, образно говоря, "цементировал" условие соблюдения единства между всеми другими изобретениями на применение.
Изложенное иллюстрируется следующим условным примером.
Заявлена группа изобретений с формулой из четырех пунктов:
1) химическое соединение X;
2) применение химического соединения X по назначению А;
3) применение химического соединения X по назначению Б;
4) применение химического соединения X по назначению В.
В процессе экспертизы установлено, что изобретение по п. 1, а именно - химическое соединение X, не имеет новизны.
Согласно Правилам заявитель в этом случае не может преобразовать в рамках рассматриваемой заявки формулу изобретения на группу из трех пунктов:
1) применение химического соединения X по назначению А;
2) применение химического соединения X по назначению Б;
3) применение химического соединения X по назначению В.
В данном случае группа изобретений из новых трех пунктов не соответствует единству изобретения, несмотря даже на то, что каждое изобретение на применение может соответствовать условиям патентоспособности.
Эта же группа из трех изобретений на применение была бы признана не соответствующей единству изобретения также и при изначальной подаче заявки с такой формулой изобретения.
Поэтому нет возражений в отношении указания в новых Правилах на то, что исключение из формулы изобретения пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к применениям этого химического соединения, не допускается как нарушающее единство изобретения. При этом исходим из предположения, что все применения по разным пунктам формулы изобретения не связаны между собой, в частности, общим родовым применением.
Здесь следует обратить внимание на невозможность сохранения в формуле пунктов на несколько применений. Один объект на применение может и должен рассматриваться в поданной заявке в случае отклонения пункта на химическое соединение, а остальные придется оформлять выделенной заявкой. Достаточно типовая ситуация.
Собственно, такая позиция соответствует требованиям правила 13.2 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (далее - Руководство РСТ), пункт 10.03 которого содержит следующее толкование отсутствия единства изобретения:
"Отсутствие единства изобретения может быть очевидным a priori, то есть до рассмотрения пунктов формулы относительно уровня техники, или может быть выявлено a posteriori, то есть после сравнения с уровнем техники. Например, можно сказать a priori, что между независимыми пунктами на A + X, A + Y, X + Y отсутствует единство, поскольку нет объекта, общего для всех пунктов формулы. В случае независимых пунктов на A + X и A + Y единство изобретения присутствует a priori, поскольку A является общим для обоих пунктов формулы. Однако если будет выявлено, что A известен, отсутствие единства изобретения устанавливается a posteriori, поскольку A (будь это отдельный признак или группа признаков) не является техническим признаком, который определяет вклад в уровень техники".
В том же Руководстве РСТ представлен в п. 10.21 пример 1:
"Пункт 1: Способ получения химического вещества X.
Пункт 2: Вещество X.
Пункт 3: Применение (способ применения) вещества X в качестве инсектицида".
Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является вещество X. Однако если вещество X известно из предшествующего уровня техники, единство будет отсутствовать, поскольку не будет особенного технического признака, общего для всех пунктов формулы". Обратим внимание, что в качестве особого технического признака, "цементирующего" единство в группе изобретений, рассмотрено именно само вещество X.
Как только особый признак - вещество X исключается из независимого пункта формулы в связи с известностью из уровня техники, группа изобретений на способ получения вещества X и применение вещества X распадается как не отвечающая условию единства изобретения.
Совершенствуя свои Правила, Евразийское патентное ведомство распространило вышеприведенный пример из Руководства РСТ как на вещество - химическое соединение, так и на вещество-композицию. Но можно ли считать, что и вторая ситуация из Правил в отношении композиций должна рассматриваться по аналогии с первой в отношении химических соединений как подтверждение явного нарушения единства изобретения?
Иными словами, всегда ли после "убиения" экспертизой любой композиции оставшиеся "сиротами" способ получения композиции и применение полученной композиции уже не будут отвечать условию единства изобретения?
По логике, основанной на аналогии с первой ситуацией и изложенной в Правилах, иного и не может быть, т.к. цементирующий группу заявленных изобретений объект - химическая композиция исключается из формулы изобретения и оставшаяся группа изобретений должна, по мнению разработчиков Правил, рассыпаться на самостоятельные изобретения как карточный домик.
Тем не менее полагаю, что такой вывод не будет корректен.
Согласно правилу 4 Патентной инструкции <406> к Евразийской патентной конвенции (далее - Инструкция) евразийская заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. Если в одной и той же евразийской заявке заявляется группа изобретений, требование единства изобретения считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, то есть такими техническими признаками, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений.
--------------------------------
<406> Утверждена Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными на заседаниях Административного совета ЕАПО 25 - 26 ноября 1997 г., 15 - 19 октября 2001 г., 17 - 21 ноября 2003 г., 14 - 18 ноября 2005 г., 13 - 15 ноября 2007 г.).
Из Инструкции не следует, что технические признаки, определяющие вклад в уровень техники, должны сами обязательно входить в патентоспособное изобретение по независимому пункту формулы. Технические признаки могут вносить вклад в уровень техники, но сами при этом в явном виде могут не присутствовать в независимом пункте формулы. Вклад в уровень техники будет представлять собой определенные сведения, знания и т.п., и не обязательно, чтобы такой "вклад" в уровень техники был запатентован как таковой.
Техническая взаимосвязь между изобретениями может быть непосредственной и опосредованной, а одинаковые технические признаки могут представлять собой как отдельные признаки композиции - компоненты или свойства, так и конечную композицию из этих компонентов, которая в одном случае является результатом осуществления запатентованного способа, а в другом - служит продуктом, используемым по определенному, но не единственному назначению.
Уже этого достаточно, чтобы не принять безапелляционно изложенное в Правилах следующее новшество относительно толкования единства изобретения:
"Если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применение и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, то по тем же причинам не допускается изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению".
Как представляется, ошибочность предложенного безапелляционного подхода оценки единства изобретения указанной группы изобретений наглядно просматривается в ситуации с косвенной охраной, предусмотренной пунктом (3) правила 16 Инструкции:
"Действие евразийского патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом новый продукт, при отсутствии доказательств противного, считается полученным запатентованным способом".
Изложенный выше принцип охраны продукта через способ его получения не может не учитываться при оценке соответствия условию единства изобретения заявленной или формируемой по результатам экспертизы группы изобретений.
Если способ действительно приводит к получению новой композиции, то именно эта композиция будет являться тем вкладом, который вносится в уровень техники, хотя на композицию не испрашивается прямая патентная охрана <407>. На такую композицию распространяется косвенная правовая охрана, и было бы весьма странным данный факт не учитывать тогда, когда во главу угла при толковании соблюдения единства изобретения ставится оценка вклада в уровень техники, создаваемого особыми техническими признаками.
--------------------------------
<407> Заявителю принадлежит право выбирать ту или иную форму охраны созданных им новшеств, и не всегда заявитель стремится получить прямую охрану каждого нового продукта.
Как известно, для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и иные характеристики, а также признаки способа получения. Непосредственное патентование композиций указанного вида не всегда имеет практический смысл в связи с невозможностью контроля состава. Поэтому очень часто патентная охрана испрашивается на группу изобретений, не включающую композицию неустановленного состава, но включающую способ получения такой композиции и ее применение.
В чем, например, можно усмотреть нарушение единства изобретения на изначально заявленную группу изобретений с формулой следующего вида:
1) способ получения биологически активной жировой композиции, включающий смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы;
2) применение биологически активной жировой композиции, полученной способом по п. 1, в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.
При этом в описании изобретения показан выявленный заявителем ранее не известный результат химико-физического взаимодействия запатентованной композиции со смоляными выделениями в трещинах коры хвойных деревьев.
Эта же группа изобретений может быть изложена без указания даже "мнимой" подчиненности в пункте на применение:
1) способ получения биологически активной жировой композиции, включающий смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы;
2) применение биологически активной жировой композиции, полученной способом, включающим смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы, в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.
Вряд ли возникнет мысль о том, что изначально заявленная группа изобретений из двух приведенных объектов не отвечает условию единства изобретения.
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 30 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |