Биологические способы получения сортов растений и пород животных также не могут получить охрану в качестве изобретения. Под биологическим способом понимают процесс получения сорта растения и породы животного в том случае, если он состоит из полностью естественных явлений, таких как скрещивание и селекция.
Например, способ межпородного скрещивания или выборочного размножения, который состоит только из отбора и сведения с теми животными, которые имеют определенные особенности, будет считаться биологическим.
В то же время способ ухода за растениями или животными, в результате которого достигается, например, повышение урожайности растений или повышение удойности животных, может получить патентную охрану в качестве изобретения, поскольку биологические процессы протекают под воздействием технических средств.
Такой же подход применяется, если на растение или животное воздействуют техническими (химическими, радиационными и др.) средствами. Так, например, способу стимулирования роста растения может быть предоставлена охрана в качестве изобретения в том случае, если стимулирование роста вызвано обработкой почвы техническими средствами.
Техническому решению, в формуле изобретения которого не заявлены определенный сорт растения или порода животного, может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения даже в том случае, если оно может охватить определенный вид растения или животного. Такая формула изобретения не может рассматриваться как формула изобретения на конкретный сорт растения или породу животного".
6.3. Топологии интегральных микросхем. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения также топологиям интегральных микросхем. Они охраняются на основании норм главы 74 настоящего Кодекса.
Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.
Статья 1351. Условия патентоспособности полезной модели
Комментарий к статье 1351
1. Решение, охраняемое в качестве полезной модели, должно быть техническим и относиться к устройству. Иные объекты - способ, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных в качестве полезных моделей не охраняются. Исключены также из охраны топологии интегральных микросхем и решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, т.е. представляющие собой промышленные образцы.
Условиями патентоспособности полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, являются новизна и промышленная применимость.
2.1. Новизна полезной модели.
В уровень техники при оценке новизны полезных моделей включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения при условии их более раннего приоритета.
Споры по новизне полезных моделей периодически рассматриваются в Палате по патентным спорам Роспатента.
По названному основанию был аннулирован патент РФ на полезную модель N 99473 "Ограничитель нагрузки грузоподъемного крана", выданный по заявке N 2010135636/11 с приоритетом от 26.08.2010 на имя ООО "Научно-производственное предприятие "ЭГО", т.к. при рассмотрении возражения против выдачи данного патента было установлено отсутствие новизны в связи с известностью патента РФ N 2445252, опубликованного 20.03.2012, но имеющего приоритет от 25.08.2010, т.е. более ранний, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.
Таким образом, противопоставленный патент на изобретение в объеме его формулы изобретения может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна". Анализ формулы патента на изобретение показал, что содержащиеся в ней признаки дословно повторяют признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. То есть из формулы изобретения по патенту на изобретение известны все признаки полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.
Условие новизны полезной модели не тождественно этому же условию для изобретения. Полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники неизвестно средство того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.
Соответственно, наличие в формуле полезной модели несущественных признаков не может обеспечить ее соответствие условию патентоспособности "новизна".
Учет при оценке новизны полезной модели только существенных признаков призван компенсировать отсутствие отдельного условия патентоспособности, отвечающего за творческий характер патентуемого решения, каковым для изобретений является условие "изобретательский уровень".
В абзаце первом пункта 9.4 (2.2) Административного регламента по полезным моделям <160> приведено правило, однозначно определяющее оценку новизны полезной модели. В соответствии с этой нормой полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники неизвестно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.
--------------------------------
<160> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов российской федерации на полезную модель. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. N 326.
Ранее действовавшие Правила <161> определяли, что в качестве признаков, характеризующих назначение полезной модели, должны быть указаны только существенные признаки, и к признакам формулы полезной модели было отнесено и назначение полезной модели. Из этого уже следовало <162>, что оценка существенности признаков полезной модели является не только возможной, но и абсолютно необходимой в отношении признаков, входящих в любую часть формулы, в том числе касающихся назначения. Но практика рассмотрения некоторых возражений в Палате по патентным спорам показала, что имело место определенное недопонимание данного вопроса, и высказывалось мнение, что изложенное требование относится только к составлению формулы полезной модели на этапе подачи заявки, но не является основанием для оценки новизны полезной модели во время оспаривания патента.
--------------------------------
<161> Пункт 3.3.2.3 (1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, зарегистрированных в Минюсте России 30.06.2003, рег. N 4845.
<162> Джермакян В. Проверка новизны полезной модели при признании патента недействительным // Патенты и лицензии. 2005. N 12.
Поэтому можно только приветствовать сделанное в Административном регламенте по полезным моделям уточнение правила в отношении оценки новизны как условия патентоспособности. Тем самым поставлена точка в споре о том, является ли указанное заявителем назначение полезной модели неким незыблемым признаком, не подлежащим оценке на существенность при рассмотрении возражения против выданного патента на полезную модель.
Назначение полезной модели должно включать только существенные признаки, что должно препятствовать возможности сохранения действительности патентов на полезные модели, признанные новыми только лишь благодаря конкретизации назначения несущественными признаками. Условным примером таких ухищрений может служить назначение полезной модели, сформулированное как "Шприц для антивирусных инъекций крупного рогатого скота", представляющий собой традиционный по конструкции медицинский шприц, не имеющий ни одной конструктивной особенности, связанной с тем, что с его помощью осуществляют инъекции именно антивирусных препаратов и именно крупного рогатого скота. В соответствии с п. 2 ст. 1351 ГК РФ при оценке новизны полезной модели учитывается уровень техники о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель. Убирая из назначения полезной модели все несущественные признаки и приводя содержание назначения к истинно родовому понятию, содержащему только существенные признаки, мы получим полезную модель "Шприц для подкожных инъекций", без всякого упоминания в назначении антивирусности и крупного рогатого скота.
Право экспертизы обобщать признаки. Новым в Административном регламенте по полезным моделям является указанное в абзаце втором пункта 9.4 (2.2) правило о том, что содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.
Очевидно, что экспертиза в лице сотрудников Палаты по патентным спорам не может при рассмотрении возражения против выданного патента осуществлять квалификацию признаков и их обобщение только по своему усмотрению, и патентообладатель является таким же полноправным участником данного процесса. Несущественность любого признака нужно сначала доказать, что будет делать лицо, пытающееся оспорить патентоспособность полезной модели. Если в поданной заявке существенность каждого признака, в т.ч. признака, входящего в назначение, доказана, то у патентообладателя не возникнет проблем в защите своей полезной модели от попыток подвести ее к известному уровню техники. Но если в описании заявки таких доказательств нет или они представляют собой "словесную шелуху", не имеющую отношения к техническому результату и его причинно-следственной связи с каждым из признаков, выдаваемым за существенный, патент должен быть аннулирован.
Попытка в судебном порядке запретить Роспатенту при оценке патентоспособности полезной модели устанавливать существенность признаков во взаимосвязи с техническим результатом не увенчалась успехом (решение ВАС РФ от 13 декабря 2012 г. N ВАС-13348/12).
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, отклоняя полностью заявление заявителя, отметил следующее (приводится краткое извлечение):
"В целях выявления признака "новизна" осуществляется проверка наличия причинно-следственной связи совокупности существенных признаков с техническим результатом. При этом существенными признаками являются только те, которые влияют на получение такого результата и назначение полезной модели. Довод заявителя, что Роспатент ограничивает понятие новизны полезной модели введением такого критерия определения существенности признака, как достижение технического результата, необоснован. Подлежат отклонению также и доводы о несоответствии оспариваемых положений Правил статьям 1354 и 1358 ГК РФ. Отсутствие в данных нормах понятий "существенные признаки полезной модели" и "технический результат" не свидетельствует о наличии противоречия между оспариваемыми положениями и данными нормами.
В статье 1351 ГК РФ законодатель дал определение объекта, охраняемого в качестве полезной модели, и установил критерии ее патентоспособности. Аналогичные положения содержались и в Патентном законе РФ, действовавшем на дату принятия оспариваемых Правил. Однако и в нем, как и в ГК РФ, понятия "техническое решение" в отношении устройства, "существенные признаки" не раскрывались, хотя согласно закону при рассмотрении заявки и возражений против предоставления правовой охраны такому объекту исследование этих вопросов необходимо.
При этом определить, является ли заявленное предложение в отношении устройства техническим решением, невозможно без понимания сущности этого предложения, тогда как вопрос, относится ли объект к устройству, как правило, может быть разрешен на формальном уровне при подаче заявки.
Определение в оспоренных нормах Правил сущности полезной модели именно как технического решения соответствует определению полезной модели, данному в статье 1351 ГК РФ (полезная модель - это техническое решение в отношении устройства).
В целях выявления признака "новизна" осуществляется проверка наличия причинно-следственной связи совокупности существенных признаков с техническим результатом. При этом существенными признаками являются только те, которые влияют на получение такого результата и назначение полезной модели. Довод заявителя, что Роспатент ограничивает понятие новизны полезной модели введением такого критерия определения существенности признака, как достижение технического результата, необоснован.
Термин "технический результат" интерпретирован в Правилах в соответствии с обычным, не узкоспециальным значением как следствие, итог, результат, а не процесс, решения определенной технической проблемы с использованием технических средств, создающие возможность практической реализации назначения полезной модели. В оспариваемых Правилах разъяснено, что такой результат может выражаться техническим эффектом, явлением, свойством и т.п.
Таким образом, оспариваемые положения, определяющие несущественные признаки полезной модели, не противоречат статье 1351 ГК РФ, а лишь раскрывают соответствующие положения, существовавшие в статье 5 Патентного закона РФ, и не являются новыми, как утверждает заявитель, критериями патентоспособности, которые сужают объем правовой охраны".
Возможность обобщения признака и превращение его в иное понятие, которое заявителем в таком виде не представлено в патентной формуле, не может отменить оценку существенности признака в той его формулировке, которая приведена заявителем в заявленной патентной формуле. Более того, частная форма выполнения обобщенного признака, если она (частная форма) ранее не была известна, в принципе не должна отбрасываться волевым образом при оценке новизны. Бесконтрольность в этом процессе приведет к желанию постоянно обобщать все частные признаки (формы выполнения устройства) до уровня функций или свойств в целях подгонки под уже имеющийся аналог. Именно таким путем теперь будут действовать лица, стремящиеся аннулировать патент, но Роспатент должен понимать, что право обобщения признака имеет свои логические пределы, и если признак изложен в конструктивной форме, не известной из противопоставлений, то никакого волевого обобщения быть не может, и данный признак должен оцениваться на существенность в том виде, как он заявлен.
При оценке новизны полезной модели не должны учитываться признаки, которые не характеризуют устройство как конструкцию или изделие. Например, если в формуле полезной модели наряду с конструктивными существенными признаками указан также цвет, в который окрашена какая-либо деталь устройства, данный признак - цвет - не будет квалифицирован как существенный, но только в том случае, когда цвет детали не обеспечивает получение технического результата и служит только внешнему визуальному восприятию. Если цвет детали обеспечивает достижение технического результата, он, как признак, не может не учитываться в совокупности существенных признаков. Например, известно, что черный цвет поглощает тепловую энергию солнечного света в большей мере, чем белый, и, если на этом техническом эффекте основано функционирование устройства в целом или его отдельных узлов, цвет (окраска) конкретной детали должен рассматриваться как признак, характеризующий объект-устройство, а существенность данного признака в отношении конкретной полезной модели будет определяться уже с учетом того технического результата, который должен быть достигнут.
Особое внимание следует обратить на содержание пункта 9.7.4.3 (1.1) Административного регламента, в котором отмечено, что в случае, если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.
Данное правило должно использоваться при оценке новизны полезной модели, в независимом пункте формулы которой совокупность признаков включает невзаимосвязанные между собой технические решения, которые лишь формально объединены в одном пункте патентной формулы. Такие ситуации достаточно часто встречаются на практике при оспаривании новизны полезных моделей в Палате по патентным спорам Роспатента.
2.2. Разница в признаках, характеризующих полезную модель и изобретение (устройство устройству рознь?). В Административном регламенте по полезным моделям 2009 года появилась особенность, ранее не присутствовавшая в Правилах. Согласно п. 9.7.4.3 (2) Административного регламента 2009 года для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:
- наличие конструктивного элемента;
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;
- среда, выполняющая функцию элемента.
Приведенный перечень признаков устройства как полезной модели совпадает с аналогичным перечнем признаков, характеризующих устройство как изобретение, за исключением выделенного полужирным текстом ограничения - за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством.
Прежде чем критиковать данное новшество, дадим некоторые пояснения, которые позволят понять суть созданной проблемы. Отличие материала (вещества) как самостоятельного патентоспособного объекта от материала (вещества) как одного из существенных признаков патентоспособного объекта заключается в следующем.
Под материалом или веществом как патентоспособным объектом понимаются искусственно созданные материальные образования. В то время как материал (вещество), будучи одним из признаков патентоспособного объекта, может представлять и естественное (не созданное человеком) материальное образование в виде известных в природе веществ и материалов.
Материал как один из признаков патентуемого объекта может быть раскрыт в формуле изобретения или полезной модели с той степенью детализации, которая определяется не пожеланиями административных регламентов, а необходимостью выделения новизны тех существенных признаков, которые служат для получения технического результата. Сказанное имеет равнозначное значение и для определения изобретательского уровня для изобретений, и для определения существенности признаков для полезных моделей.
Из последнего следует, что кроме указания в качестве признака устройства на вид материала (свойство или функцию), из которого изготовлено устройство или его элементы, может быть указан состав вещества, из которого они изготовлены. Существенность такого признака для устройства будет определяться причинно-следственной связью с достигаемым техническим результатом, который должен быть присущ устройству в целом. Вносить какие-либо запреты совершенно бессмысленно и нелогично, т.к. не запреты определяют существенность признаков и технический результат, имманентно присущий объекту.
Данный вопрос был изучен еще в 70-х годах прошлого века в научно-исследовательских работах ВНИИГПЭ Госкомизобретений СССР, и вопрос о недопустимости характеристики устройства в целом или его отдельных элементов признаками состава вещества, из которого они изготовлены, был снят с обсуждения.
Автор имел непосредственное отношение к данным научно-исследовательским работам. Особо наглядно ситуация о некорректности таких волевых ограничений была показана на объектах в области текстильных материалов, которые характеризуются признаками, присущими устройствам <163>.
--------------------------------
<163> Джермакян В. Особенности патентной защиты трикотажа и текстильных материалов. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1975.
Блинников В., Джермакян В., Ерофеева С. и др. Новые вещества, материалы и изделия из них как объекты изобретений. М.: Металлургия, 1991.
Джермакян В., Кутепов С., Тимофеева Н. и др. Текстильное патентоведение. М.: Арбат-Информ, 2004.
Чем обусловлено нынешнее столь значительное различие в допустимости характеристики устройства признаками материала, когда оно является полезной моделью, в отличие от изобретения, понять невозможно. По существу методология данного вопроса была отброшена на 35 лет назад.
Техническое устройство останется техническим устройством с теми же признаками, которые ему присущи, независимо от формы охраны, и даже тогда, когда оно рассматривается как рационализаторское предложение или объект, охраняемый в режиме ноу-хау и т.п.
Не может форма предоставления патентных прав (патент на изобретение или патент на полезную модель) определять содержание понятия "устройство" <164> в технике.
--------------------------------
<164> Устройство в технике - это объект искусственного происхождения, созданный для выполнения определенных функций.
Указанное различие в допустимости характеристик устройства в зависимости от того, заявлены ли полезная модель или изобретение, будет препятствовать реализации нормы статьи 1379 части четвертой ГК РФ, регулирующей возможность преобразования заявок на изобретение и полезную модель.
Так, если изначально заявка подана на изобретение "Шариковый подшипник, содержащий наружное и внутреннее кольца, между которыми установлен сепаратор с шариками, при этом шарики выполнены из сплава с составом компонентов A + B + C, а кольца выполнены из сплава с составом компонентов A + B + C + D + E (количества компонентов также указаны)", то при преобразовании данной заявки в заявку на выдачу патента на полезную модель уже формально возникают основания для отказа в преобразовании заявки. И основанием будет ссылка на п. 9.7.4.3 (2) Административного регламента, согласно которому для характеристики полезной модели не допускается использование признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством.
Нетрудно догадаться, что явилось побудительным мотивом для внесения в Административный регламент 2009 года указанного ограничения для признаков полезной модели. Сделана попытка оградить выдачу патентов (упростить их аннулирование) на полезные модели, в которых раскрыто вещество, а не устройство.
Если заявлено устройство, но из описания полезной модели однозначно следует, что технический результат касается только объекта "вещество", то тогда должна оцениваться существенность признаков, определяющих назначение заявленного устройства, и вполне возможно, что в результате отсеивания несущественных признаков, указанных в назначении, заявленное устройство превратится в непатентоспособное для полезных моделей вещество со всеми вытекающими из этого последствиями.
Например, патент выдан на полезную модель "Металлический пруток круглого сечения, отличающийся тем, что выполнен из состава A + B + C + D + E (количества также указаны)". Из описания однозначно следует, что металлические изделия из такого сплава имеют повышенную коррозионностойкость в кислотно-агрессивных средах. Очевидно, что никакого отношения к указанному техническому результату не имеют признаки полезной модели, определяющие форму металлического изделия (пруток и пруток именно круглого сечения). Исключение данных несущественных признаков из назначения (родового понятия) приводит к формулированию иного объекта - металлический сплав, который патентом на полезную модель охраняться не может.
Рассмотрим иную ситуацию, когда патент выдан на полезную модель "Игла для швейных машин, отличающаяся тем, что выполнена из состава A + B + C + D + E (количества также указаны)". Из описания следует, что швейная игла из такого сплава в процессе сшивки слоев материалов, изготовленных из смеси текстильных нитей с легированными металлическими нитями не искрит при столкновении с ними, а при нагреве от трения сохраняется достаточная прочность стенок ушка иглы к знакопеременным нагрузкам, обусловленным законом движения иглы под нагрузкой.
Такой патент на полезную модель "Игла для швейных машин" не должен рассматриваться как ошибочно выданный. Даже если такой сплав известен из металлургического справочника, но не известен вышеописанный технический результат, обусловленный спецификой работы иглы швейной машины при прошивании слоистых специальных материалов, данная информация не порочит новизны полезной модели. Эта информация не порочит и изобретательский уровень, но заявитель решил не ждать долгих сроков экспертизы по заявке на изобретение и преобразовал ее в заявку на полезную модель. И что он получит из Роспатента в ответ, если слепо следовать правилу такого Регламента?
Тем не менее отметим, что практика оценки патентоспособности полезных моделей не всегда слепа, и примером может служить выданный патент РФ N 95780 с приоритетом от 17.03.2010 со следующим первым пунктом формулы полезной модели:
"Бесшовная труба для транспортировки нефтепромысловых сред, изготовленная из стали повышенной коррозионной стойкости и подвергнутая термической обработке, отличающаяся тем, что она выполнена из низкоуглеродистой стали, содержащей, мас. %:
углерод 0,05 - 0,15;
марганец 0,35 - 0,45;
кремний 0,17 - 0,25;
хром 0,80 - 1,20;
ванадий 0,12 - 0,24;
алюминий 0,02 - 0,03;
железо и неизбежные примеси;
остальное.
Подвергнута закалке из аустенитной области и высокотемпературному отпуску и характеризуется следующими механическими свойствами: временное сопротивление 
не менее 530 МПа, предел текучести не менее 530 МПа, предел текучести 
не менее 430 МПа, ударная вязкость не менее 170 Дж/кв. см при температуре испытания -60 град. C". не менее 430 МПа, ударная вязкость не менее 170 Дж/кв. см при температуре испытания -60 град. C".
Несложно увидеть, что, кроме признаков, характеризующих собственно состав стали как вещество, в формуле полезной модели присутствуют признаки, характеризующие механические характеристики такого объекта, как бесшовная труба.
В контексте рассмотренного вопроса обратим внимание еще на один из признаков, которым может характеризоваться устройство. Речь идет о признаке "среда, выполняющая функцию элемента". Как известно, такой средой может быть жидкость и газ (например, гидравлическая жидкость в амортизаторах, выполняющая функцию рабочего тела). Регламент по полезным моделям не содержит ограничений в допустимости раскрытия признака "среда, выполняющая функцию элемента" до уровня состава вещества данной среды, например, состава конкретной гидравлической жидкости амортизатора. Устройство амортизатора конкретной конструкции, особенно в части уплотнений и их конструктивного исполнения, может быть обусловлено использованием гидравлической жидкости определенного состава. В одном пункте патентной формулы такое устройство может быть охарактеризовано как конструктивными признаками амортизатора, так и составом гидравлической жидкости, которая выполняет функцию рабочего тела и без которого амортизатор не производится и не эксплуатируется как законченное изделие. В этом случае экспертиза не имеет даже формальных оснований не принимать формулу полезной модели с такой совокупностью признаков. Так чем провинился тогда такой признак, как "материал, из которого выполнен элемент устройства", и почему методологический подход к нему совершенно отличается от подхода к аналогичному признаку устройства, который именуется как "среда, выполняющая функцию элемента"?
Во втором издании книги по поводу данного новшества было сказано следующее:
"Поэтому нужно весьма деликатно применять на практике введенное ограничение, но лучше привести в соответствие (единообразие) перечень признаков устройства независимо от его правовой ипостаси. С лицами, спекулирующими с помощью патентов на полезные модели, нужно бороться иными правовыми методами, не мешая при этом и не ущемляя права добропорядочных лиц, получающих патенты на полезные модели".
Роспатент воспринял сказанное, и уже в проекте нового Административного регламента по полезным моделям в отношении признаков устройства указано следующее:
"Для характеристики полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, используются, в частности, следующие признаки:
- наличие конструктивно и функционально взаимосвязанных блоков, узлов, конструктивных элементов;
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |