промышленной собственности и на средства индивидуализации 2 страница

Если по договору подряда подрядчик обязуется осуществить работу с целью создания материального объекта или, точнее, достижения определенного материального результата (строительство дома, пошив костюма и т.д.), то целью (основанием) договора заказа является создание нематериального результата. Полученный вследствие исполнения такого договора материальный объект (изделие, племенной материал) представляет собой не более чем носитель, объективную форму созданного нематериального результата. Различие в цели обязательства предопределяет и отличия в условиях договора. По-разному, в частности, в рассматриваемых обязательствах решаются вопросы сроков, оплаты и качества работ. Другое дело, что по договору подряда может предусматриваться создание не только материального объекта, но и результата творческой деятельности, заключенного в этом объекте.

Договор на выполнение НИР и ОКР направлен на проведение научных исследований либо разработку образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии (п. 1 ст. 769 ГК), а не на создание конкретного охраноспособного результата творческой деятельности. Заказчик в этом случае оплачивает сами работы (в том числе при обнаружившейся невозможности достижения предполагавшегося результата не по вине исполнителя), а их результат имеет значение как форма фиксации проведенных работ. Но одним из результатов таких работ может стать и создание исполнителем определенных объектов "промышленной собственности", тем более что творческий характер его деятельности, особенно при проведении НИР, предполагается.

Договором на проведение НИР и ОКР может прямо предусматриваться создание конкретного результата творческой деятельности. В этом случае обязательства по созданию объекта "промышленной собственности" возникают на основании смешанного договора (на НИР и ОКР и договора заказа на его создание). В такой ситуации обязательства по созданию результата творческой деятельности регулируются положениями о соответствующих договорах с учетом особенностей, предусмотренных в части четвертой ГК.

К договорным обязательствам по созданию объектов "промышленной собственности" следует отнести и обязательства по созданию соответствующих служебных результатов творческой деятельности по заданию работодателя.

2. Договоры заказа на создание промышленного образца

или селекционного достижения

По своей юридической природе договоры заказа на создание промышленного образца или селекционного достижения относятся к числу консенсуальных, взаимных (двусторонних) и возмездных. Их сторонами являются заказчик и подрядчик (исполнитель).

Предметом рассматриваемого "договора заказа" является создание соответствующего результата творческой деятельности в соответствии с требованиями заказчика.

Такие требования могут быть сформулированы различно. Например, при создании промышленного образца заказчиком могут быть предъявлены определенные требования к эргономичности. При создании облика нового автомобиля автопроизводитель (заказчик) может предъявить требования к "узнаваемости" своей марки (какие-то линии кузова, форма блок-фар и т.д.). При выводе нового сорта сельскохозяйственного растения могут быть предъявлены требования к его урожайности, морозоустойчивости и др. Но в любом случае данные отношения предполагают, что творческая деятельность осуществляется в рамках требований, предъявляемых заказчиком.

При этом заказчик, как правило, стремится не только к тому, чтобы был создан результат, но и к приобретению исключительного права на него. В то же время получение заказчиком исключительного права на создаваемый результат или права использования соответствующего результата не является обязательным условием такого договора. Этим он отличается от договоров по распоряжению исключительным правом на результат творческой деятельности (§ 3, 4 настоящей главы).

Отсутствие в момент заключения договора результата творческой деятельности предполагает наличие еще одного права, которое по общему правилу принадлежит заказчику, - права на получение патента. Оно не входит в содержание исключительного права, поскольку соответствующий объект промышленной собственности еще не получил правовую охрану (которая возникает с момента его регистрации и выдачи патента). Право на получение патента представляет собой особое интеллектуальное право, которое в соответствии со ст. 1226 ГК относится к категории иных интеллектуальных прав. Данное право служит защите интересов разработчика объекта промышленной собственности и способствует обороту данного объекта еще на той стадии, когда результат творческой деятельности уже создан, но в силу отсутствия его регистрации не получил правовой охраны.

Как и в случае с исключительным правом, правило о передаче права на получение патента заказчику носит диспозитивный характер: договором может предусматриваться сохранение его за подрядчиком (исполнителем).

Специфика данного договора проявляется также в том, что одновременно с наличием исключительного права у одной из сторон договора закон закрепляет право на использование промышленного образца или селекционного достижения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии за другой стороной в течение всего срока действия патента.

В связи с этим между сторонами возникает целый комплекс правоотношений с возможностью заключения различных договоров. Так, в ситуации, когда стороны договариваются о передаче исключительного права и права на получение патента заказчику, последний на основании заключенного и исполненного договора (после создания и передачи ему соответствующего результата) осуществляет регистрацию нового объекта и получает патент. После получения патента стороны заключают лицензионный договор, в соответствии с которым подрядчик (исполнитель) получает право использования созданного им результата на условиях простой (неисключительной) лицензии. Аналогичная ситуация имеет место, когда исключительное право и право на получение патента остаются за подрядчиком (исполнителем).

Заключение отдельного лицензионного договора, не обязательное при предоставлении права использования селекционного достижения, требуется в случае с промышленным образцом, учитывая необходимость регистрации такого договора в соответствии со ст. 1369 ГК. Регистрация первоначального договора здесь невозможна, поскольку распорядиться исключительным правом можно только при наличии патента на объект промышленной собственности. Но и в ситуации с селекционным достижением как минимум целесообразно отдельное дополнительное соглашение, в котором будут указаны данные о состоявшейся регистрации и выданном патенте, поскольку именно эти данные дают четкий ответ на вопрос о том, что же представляет собой объект, право использования которого предоставляется.

При этом указанная схема простой лицензии обязательна только для случая, когда исключительное право принадлежит подрядчику (исполнителю) (п. 3 ст. 1372, п. 3 ст. 1431 ГК). В ситуации, когда исключительное право принадлежит заказчику, договором может быть предусмотрено отсутствие каких-либо прав на объект промышленной собственности у подрядчика (исполнителя). Кроме того, если в случае с селекционным достижением договором может быть предусмотрена выдача подрядчику (исполнителю) лицензии другого вида (п. 2 ст. 1431 ГК), то применительно к промышленному образцу такое исключено (п. 2 ст. 1372 ГК).

В случае уклонения правообладателя от заключения лицензионного договора потенциальный лицензиат вправе требовать заключения договора в судебном порядке.

3. Договорные отношения при создании служебных объектов

"промышленной собственности"

Объект "промышленной собственности" может быть создан работником, т.е. гражданином, состоящим в трудовых отношениях с работодателем (обеспечивающим его необходимым оборудованием и материалами, а также выплачивающим зарплату). В этом случае создание указанного объекта возможно в юридически различных ситуациях: при исполнении работником своих трудовых обязанностей (функций); при выполнении конкретного задания работодателя; по собственной инициативе (с использованием материальных и финансовых ресурсов работодателя). Во всех этих случаях возникают различные гражданско-правовые договорные отношения, связанные с созданием и (или) использованием соответствующих результатов творческой деятельности.

Следует иметь в виду, что служебным объектом промышленной собственности признается такой результат творческой деятельности работника, который создан им не только в порядке выполнения своих трудовых обязанностей, но и по конкретному заданию работодателя, которое может выходить за рамки его обычных трудовых (служебных) обязанностей. Оно не связано с изменением трудового договора, ибо имеет гражданско-правовую природу и становится основанием для возникновения гражданско-правовых отношений между автором (работником) и работодателем.

Это расширяет возможности работодателя по признанию соответствующих объектов служебными: п. 3 ст. 1370 и п. 3 ст. 1430 ГК прямо устанавливают, что исключительное право и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором не предусмотрено иное. В данном случае под иным договором понимается гражданско-правовой договор. Однако в результате выполнения работником конкретного задания (иногда называемого заказом) работодателя возникает результат творческой деятельности, правовой режим которого определяется нормами о служебном объекте "промышленной собственности", а не об объекте, созданном по "договору заказа" (ст. ст. 1372 и 1431 ГК).

Вместе с тем гражданско-правовым договором могут регулироваться отношения по использованию служебного объекта промышленной собственности, созданного работником в порядке выполнения своих трудовых обязанностей.

При этом еще до начала использования служебного объекта между работодателем и работником возникают гражданско-правовые отношения, предусмотренные законом в связи с фактом создания последним служебного объекта. Работник должен уведомить работодателя о создании соответствующего объекта. С момента уведомления начинается процедура по получению патента на созданный объект. Кроме того, трудовым договором или гражданско-правовым договором, заключенным в связи с конкретным заданием работодателя, может быть предусмотрено вознаграждение (премия) работника за сам факт создания служебного объекта.

Работодателю предоставлены три возможности определения "юридической судьбы" служебного объекта: подать заявку на получение патента, передать право на получение патента другому лицу либо сообщить работнику о сохранении информации в тайне, т.е. о введении в отношении созданного объекта режима ноу-хау. Принятие им одного из перечисленных решений приводит к возникновению у автора (работника) права на вознаграждение за использование созданного объекта. Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются соглашением сторон, достигнутым либо до создания объекта (например, в связи с конкретным заданием работодателя), либо после его создания. При государственной регистрации служебного объекта или передачи прав на него другому лицу работодатель должен обеспечить соблюдение личных неимущественных прав работника-автора. В частности, это означает необходимость регистрации служебного селекционного достижения с наименованием, которое было дано ему автором селекционного достижения или присвоено с его согласия (п. 3 ст. 1419 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> Наименование селекционного достижения играет важную роль, поскольку прямо или косвенно дает нужную информацию о его признаках и свойствах.

Вместе с тем для определения судьбы служебного объекта работодателю предоставляется четырехмесячный срок с момента уведомления его работником о создании такого объекта. Если в течение этого времени работодатель не примет соответствующего решения, его права в отношении служебного объекта прекращаются, а право на получение патента принадлежит работнику (абз. 2 п. 4 ст. 1370, абз. 2 п. 4 ст. 1430 ГК) <1>. Следовательно, данный срок является пресекательным. За работодателем в этом случае сохраняется лишь возможность использовать служебный объект на условиях возмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, выданного работнику. При этом работодатель вправе требовать заключения лицензионного договора со своим работником (автором), являющимся патентообладателем.

--------------------------------

<1> При этом работник не получает таких же возможностей по определению "юридической судьбы" служебного объекта, как работодатель: у него возникает лишь право на получение патента, причем неотчуждаемое. После получения патента на служебный объект ничто не препятствует работнику как правообладателю заключать договоры о распоряжении своим исключительным правом на данный объект (разумеется, при сохранении за работодателем возмездной неисключительной лицензии).

Автор как работник, имеющий доступ к финансовым и материальным ресурсам работодателя, может использовать их для создания объекта промышленной собственности, но не в порядке выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, а по собственной инициативе. В таком случае созданный им объект не является ни служебным объектом, ни объектом, созданным по заказу, и именно работник, а не работодатель приобретает право на получение патента и исключительное право в отношении результата своего творчества. Работодатель же в этом случае может требовать предоставления ему простой (неисключительной) лицензии или возмещения расходов, понесенных им в связи с использованием его имущества для создания такого объекта промышленной собственности. В случае если работодатель намерен получить лицензию, она считается безвозмездной и предоставляется на весь срок действия исключительного права (патента). Таким образом, признавая за работником возможность использования в этих целях средств и ресурсов работодателя, закон способствует всемерному развитию творческой деятельности граждан, одновременно соблюдая интересы работодателя.

§ 3. Обязательства из договоров о распоряжении

исключительным правом на объект "промышленной собственности"

1. Договор об отчуждении исключительного права

на изобретение, полезную модель или промышленный образец

(договор об отчуждении патента)

Договоры об отчуждении патента в экономическом смысле оформляют "продажу изобретений", которая может иметь место как на стадии запатентованного (технически применимого) изобретения, так и на стадии внедренного (промышленно освоенного) изобретения <1>. Заключение договора об отчуждении патента больше характерно для первой стадии, а на стадии промышленно освоенного изобретения распоряжение исключительным правом на него обычно осуществляется путем выдачи лицензий. Договор об отчуждении патента всегда связан с определенным риском, поскольку в момент его заключения невозможно точно установить ту экономическую ценность, которую имеет охраняемый патентом объект промышленной собственности, особенно когда речь идет о еще не внедренном объекте. Это связано с тем, что расходы на внедрение изобретения или полезной модели <2> могут быть весьма велики и даже "неподъемны" для правообладателя. Последний может посчитать такие расходы не соответствующими той отдаче, которую он может получить в результате налаживания производства изделий с использованием запатентованного изобретения или полезной модели.

--------------------------------

<1> См.: Иванов И.Д., Сергеев Ю.А. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях. М., 1966. С. 80.

<2> Под внедрением понимается непосредственное использование объекта промышленной собственности (применение способа, изготовление продукта и т.д.), хотя понятие "использование", конечно, шире, чем "внедрение" (см., например: Рясенцев В.А. Советское изобретательское право. М., 1976. С. 49).

С другой стороны, приобретатель патента, заключая рассматриваемый договор, экономит деньги и время на научные разработки, необходимые для создания изобретения или полезной модели, и становится полноправным правообладателем, не зависящим от контроля со стороны другого лица, как это имеет место в случае с лицензиатом. Все это создает экономические предпосылки для заключения договора об отчуждении патента. Безусловно, правообладатель может пойти и по пути выдачи лицензий. Однако в этом случае на него лягут дополнительные обязанности (например, поддержка патента), да и плата за отчуждение патента выше лицензионных платежей.

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента) (ст. 1365 ГК).

Договор об отчуждении патента является двусторонним и возмездным. Он заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1369 ГК), который проверяет условия договора <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 21 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронно-вычислительных машин и базу данных, утвержденных Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64 (БНА. 1999. N 13; с послед. изм.) и применяемых в части, не противоречащей части четвертой ГК (далее - Правила регистрации договоров).

Размер вознаграждения первоначального патентообладателя за уступаемое право зависит от многих факторов: степени освоенности объекта, ожидаемого экономического эффекта от его внедрения, широты сферы применения, имеющихся на рынке аналогов и т.д. Но поскольку приобретение исключительного права на эти объекты "промышленной собственности" всегда связано с риском, не исключено, что размер вознаграждения по договору может оказаться непропорциональным доходам, полученным от внедрения соответствующего объекта.

Передача исключительного права как основная обязанность патентообладателя предполагает выполнение им комплекса условий договора об отчуждении патента. Во-первых, патентообладатель, как правило, должен передать соответствующие материалы и документы, раскрывающие содержание изобретения (полезной модели). В отношении промышленного образца договор об отчуждении патента также нельзя признать исполненным без передачи документов, из которых можно четко и недвусмысленно установить художественно-конструкторское решение. При этом речь идет не об одном документе, а о большом количестве различных чертежей, схем, моделей и т.д.

Во-вторых, патентообладатель должен проинформировать приобретателя о наличии права преждепользования на объект, выданных ранее лицензиях и предоставить соответствующие документы об этом. Ведь приобретатель исключительного права становится обязанным по ранее заключенным лицензионным договорам и в связи с их исполнением должен получить исчерпывающую информацию и всю необходимую документацию. Особое значение при этом имеет наличие ранее заключенного патентообладателем договора о предоставлении исключительной лицензии. Неуведомление приобретателя о наличии такого договора становится основанием для одностороннего расторжения договора об отчуждении патента и возмещения убытков, поскольку исключительная лицензия может вообще лишить смысла приобретение патента.

В-третьих, если объект промышленной собственности, исключительное право на который передается по договору, не является самодостаточным, т.е. для его промышленного освоения необходимо использование других объектов (изобретений, полезных моделей), права на которые также принадлежат патентообладателю, последний, как правило, должен предоставить приобретателю соответствующие права по использованию этих объектов.

Патентообладатель отвечает за действительность соответствующего исключительного права, т.е. за то, что охраняемый объект "промышленной собственности" действительно существует, зарегистрирован и, следовательно, технически реализуем. Но патентообладатель не отвечает за экономическую ценность объекта. В частности, он не может отвечать за то, что затратность внедрения изобретения во многом лишает целесообразности его использование.

Патентообладатель несет ответственность за невыполнение указанных выше обязанностей. Так, если он утаил информацию о наличии права преждепользования, приобретатель вправе предъявить к нему иск о возмещении связанных с этим убытков, уменьшении вознаграждения, уплаченного (или подлежащего уплате) по договору, а также вправе потребовать расторжения договора.

Основной обязанностью приобретателя является надлежащая оплата приобретенного им исключительного права на объект "промышленной собственности".

Договор об отчуждении патента на изобретение может заключаться путем публичного предложения (ст. 1366 ГК) <1>. Заявление о таком предложении может быть подано при подаче заявки на выдачу патента на изобретение только заявителем, являющимся автором. В этом случае он освобождается от уплаты патентных пошлин (эта обязанность возлагается на приобретателя патента), а договор заключается с любым гражданином или юридическим лицом, первым изъявившим желание на это и уведомившим патентообладателя и Роспатент.

--------------------------------

<1> Не допускается публичное предложение заключить договор об отчуждении патента в отношении секретного изобретения.

Договор об отчуждении патента в рассматриваемой ситуации заключается на условиях, "соответствующих установившейся практике". Это не значит, что в договоре, заключаемом на основании публичного предложения, не должны быть указаны все существенные условия, в том числе и условия о размере вознаграждения или порядке его определения. Закон лишь указывает, на что могут опираться стороны при согласовании условий заключаемого договора с учетом особого порядка его заключения. Это важно и в случае передачи возникшего между сторонами спора в суд, который также будет принимать во внимание соответствующую практику.

Вместе с тем данное указание не дает возможности для решения всех вопросов, связанных с определением условий договора об отчуждении патента. Ведь изобретение как результат творческой деятельности всегда индивидуально и к тому же отличается принципиальной новизной, а эффект от его внедрения, сроки окупаемости, величина необходимых на внедрение расходов должны учитываться в каждом конкретном случае, что исключает широкую возможность использования "установившейся практики". Поэтому и при заключении договора путем публичного предложения необходимо согласование сторонами его условий.

Если никто не отозвался на публичное предложение, оно может быть отозвано заявителем по истечении двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение. В этом случае патентообладатель должен уплатить все пошлины, от которых он был освобожден.

2. Понятие и содержание лицензионного договора о

предоставлении права использования изобретения,

полезной модели или промышленного образца

Лицензионные договоры об использовании объектов "промышленной собственности", как правило, заключаются в отношении уже внедренных объектов. Лицензия на изобретение или полезную модель выгодна как лицензиару, который расширяет свой рынок сбыта (что особенно важно при продаже лицензии за границу) и получает дополнительный доход в виде лицензионных платежей, так и лицензиату, который экономит время и деньги на осуществление собственных разработок.

По лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК).

Лицензионный договор, как и договор об отчуждении патента, подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Обычно он является возмездным.

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

- вид лицензии (исключительная или неисключительная);

- способы и порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца;

- порядок исчисления и уплаты лицензионных платежей;

- срок лицензионного договора;

- другие обязанности и взаимные гарантии сторон, связанные с предоставлением и осуществлением права использования.

В лицензионном договоре должны быть четко определены границы использования объекта промышленной собственности. В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК перечень способов, которыми могут быть использованы изобретение, полезная модель и промышленный образец, не носит исчерпывающий характер. Поэтому лицензиату в договоре может быть предоставлено право использования соответствующего объекта как указанными в законе, так и иными не противоречащими закону способами.

Если лицензиату по договору предоставлена исключительная лицензия, в договор включаются некоторые условия, характерные для договора об отчуждении патента. Так, лицензиар обязан сообщить лицензиату о существовании права преждепользования, а также обо всех ранее выданных на объект лицензиях. Ведь в отличие от лицензиата, действующего на основе неисключительной лицензии и осознающего, что подобные лицензии могут быть выданы другим лицам, при получении исключительной лицензии лицензиат стремится занять монопольное положение в отношении использования соответствующего объекта "промышленной собственности", поэтому наличие права преждепользования, а равно ранее выданных лицензий существенно затрагивает его интересы. В связи с этим лицензиар по договору об исключительной лицензии несет ответственность за непредоставление указанной информации лицензиату.

Расчет лицензионных платежей по договору зависит от ряда факторов, среди которых можно, в частности, выделить:

- характер лицензии (исключительная или неисключительная);

- объем права использования (предоставляется лицензия на изготовление товара и (или) на предложение к продаже и продажу);

- степень промышленного освоения (от этого могут зависеть расходы лицензиата по "налаживанию" промышленного использования, а также сроки окупаемости);

- изменение положения лицензиата на соответствующем товарном рынке в результате применения изобретения, полезной модели или промышленного образца (увеличение доли продукции лицензиата на рынке, получаемые конкурентные преимущества и т.д.);

- передачу наряду с лицензией других разработок (ноу-хау) лицензиара

- и многие другие обстоятельства <1>.

--------------------------------

<1> Такое большое количество и разнообразие факторов, влияющих на определение размера лицензионных платежей, заставляет усомниться в возможности расчета стоимости лицензии по твердой формуле. Ведь учету подлежит "не только обсчет отдельных факторов, но и определение их взаимосвязей" (Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988. С. 81).

Срок действия лицензионного договора не должен превышать срок действия патента. Если срок действия не указан, то действует общее положение о пятилетнем сроке (п. 4 ст. 1235 ГК).

Условиями лицензионного договора являются также взаимные гарантии сторон. Лицензиар должен гарантировать лицензиату наличие у него права на патент, действительность такого права и обеспечивать поддержание патента в силе в течение действия лицензионного договора. Лицензиат со своей стороны обязан предоставить гарантии, связанные с использованием изобретения или полезной модели <1>. Если по лицензионному договору лицензиату передается также ноу-хау лицензиара, он должен гарантировать сохранение конфиденциальности таких сведений (установление режима коммерческой тайны) и несет за это ответственность.

--------------------------------

<1> На практике заключение лицензионного договора может стать способом разрешения патентного спора, "особенно если спор затрагивает объем патентной формулы" (Штумпф Г. Указ. соч. С. 28). Не исключено, что лицензиат через какое-то время после заключения лицензионного договора может вернуться к идее оспаривания выданного лицензиару патента и потребовать признания патента недействительным (п. 2 ст. 1398 ГК), тем более что отказ от этого права не предусмотрен законом и не может быть установлен в договоре. При этом в действиях лицензиата могут оказаться признаки злоупотребления правом.

Дата добавления: 2015-08-09