"Эстоппель не является отдельной нормой патентного права, применяется за рубежом одновременно с доктриной эквивалентов и находит широкое отражение в различных судебных обзорах и рекомендациях, подготовленных высшими судебными инстанциями для единообразного толкования правонарушений. Эстоппель в первую очередь направлен на сохранение баланса между объемом предоставленных патентных прав и возможностью расширенного толкования данного объема прав с учетом доктрины эквивалентов и, в то же время, ограничения применения доктрины эквивалентов, если при этом происходит подмена патентоспособного изобретения на непатентоспособное, вытекающее из известного уровня техники. Область применения доктрины эквивалентов должна ограничиваться такими заменяемыми признаками, вместе с которыми изобретение продолжает отвечать условиям патентоспособности, а за пределами этой области - перестает соответствовать новизне или изобретательскому уровню".
Можно надеяться, что и в российском судебном правоприменении положения "доктрины эстоппель" при толковании использования изобретения с учетом эквивалентных признаков найдут свое однозначное понимание и применение.
2.8.4. Требование ясности. Соблюдение требования ясности изложения объема прав в патентной формуле не говорит о том, что именно эксперты патентного ведомства в процессе оценки патентоспособности должны применять доктрину эквивалентов.
Хотя ранее такая практика существовала в СССР <259>, но совершенно очевидно, что:
--------------------------------
<259> Эквивалентными признаками называются признаки, совпадающие по выполняемой функции и по достигаемому результату. При определении эквивалентности признаков принимается во внимание их взаимозаменяемость, т.е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, по технологии или по материалу). Эквивалентность признаков определяется также тем, что использование признака аналога в заявленном объекте не придает последнему дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ перед аналогом. Признак заявленного объекта изобретения признается известным, если он идентичен или эквивалентен признаку прототипа и признак заявленного объекта изобретения признается новым, если в прототипе отсутствует идентичный или эквивалентный ему признак (п. 6.03 Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), утвержденной Постановлением Госкомизобретений СССР от 13.12.1973).
- оценка патентоспособности и установление факта использования изобретения (полезной модели) не имеют между собой ничего общего;
- применение доктрины эквивалентов осуществляется после того как патент выдан и, при этом, на предмет отнесения к эквивалентным признакам могут оцениваться реальные технические средства, появившиеся после выдачи патента.
Тем не менее следует отметить, что механизм применения доктрины эквивалентов патентными экспертами в СССР в большей мере напоминал нынешнюю оценку "изобретательского уровня", а не установление факта использования изобретения.
Обратим внимание на упоминание в п. 3 ст. 1358 ГК РФ понятия "эквивалентный признак", под которым может пониматься любой признак, включенный в патентную формулу. Однако доктрина эквивалентов может применяться в отношении таких признаков, которые представляют собой средство (элемент), который может быть заменен на равноценное средство (элемент). Иные признаки, которые характеризуют взаимное расположение или количественное содержание, к средствам (элементам) как таковым не относятся; они характеризуют определенную связь между средствами и в отрыве от них не могут рассматриваться на предмет установления эквивалентности. Ранее применявшаяся доктрина эквивалентов учитывала данную особенность признаков, которые включены в патентную формулу и поэтому в Инструкции о порядке выплаты вознаграждений было указано на то, что замена признается эквивалентной, если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты).
Интересное по аргументации решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд (Постановление от 10 ноября 2010 г. N 09АП-20814/2009-ГК, 09АП-21282/2009-ГК, 09АП-22536/2009-ГК) по делу N А40-6987/08-5-70, в котором оценивались эквивалентные признаки, относящиеся к количественным признакам из формулы изобретения. Спор касался правонарушения по изобретению пат. РФ N 2262490, относящемуся к суперпластификаторам для бетона.
Суд первой инстанции назначил судебную патентно-техническую экспертизу, из заключения которой следует, что один из признаков независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом N 2262490, не использован в продукте, а именно массовое соотношение (1: 0,33 - 3) блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов. Однако суд первой инстанции, удовлетворяя иск, указал, что в продукте ответчика использованы все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом N 2262490, сделав ссылку на заключение других экспертов, что не соответствует материалам дела.
Из повторной судебной экспертизы в составе двух экспертов, назначенной апелляционным судом, следует, что не все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом N 2262490, использованы в продукте, а именно массовое соотношение (1: 0,33 - 3) блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов.
При этом по заключению одного из экспертов следовало, что все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом N 2262490, использованы в продукте "Супранафт", а массовое соотношение (1: 0,33 - 3) блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов в продукте "Супронафт" является эквивалентным признакам по патенту.
Суд апелляционной инстанции на основании заключения судебной экспертизы, пояснений экспертов, представленных сторонами пояснений по заключению судебной экспертизы, патента ответчика N 2342341, иных материалов дела приходит к выводу об отсутствии использования всех признаков независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом N 2262490, в продукте "Супранафт", а именно признака, представляющего собой массовое соотношение (1: 0,33 - 3) блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов.
Из Технического регламента на производство продукта "Супранафт" следует, что массовое соотношение блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов должно составлять 1: 0,29, т.е. ниже показателей по патенту N 2262490.
В результате экспериментальных исследований эксперта К.И.Е. установлено, что данное соотношение фактически составило в продукте - 1: 0,28, что также ниже показателей по патенту N 2262490.
Данная разница в показателях признака признана судом апелляционной инстанции существенной и не отнесена к эквивалентам на том основании, что ответчиком зарегистрировано изобретение, охраняемое по патенту N 2342341, в котором в качестве признака независимого пункта формулы изобретения указано массовое соотношение блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов в пределах 1: 0,28 - 0,32, что является показателями ниже, чем диапазон данного соотношения по патенту истца. Апелляционный суд принял во внимание также то, что имеются иные изобретения в области добавок к бетонам, в частности патент N 2377208, в котором массовое соотношение блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов указано в пределах 1: 0,10 - 0,30.
Апелляционный суд не принял заключение эксперта о наличии эквивалентов в отношении признака, характеризующего массовое соотношение, поскольку Роспатентом зарегистрированы несколько изобретений, различающихся именно данным признаком.
2.9. Российские и евразийские эквиваленты. Нельзя не отметить и долгое время существовавший парадокс <260> в отношении применения доктрины эквивалентов на территории России в связи с параллельным существованием на ее территории двух патентных систем - российской и евразийской.
--------------------------------
<260> Первыми на это обратили внимание А.Ю. Соболев и А.В. Залесов в статье "Применение теории эквивалентов при толковании в судах объема патентной охраны изобретений в области естественных наук" // Изобретательство. 2004. N 9.
Доктрина эквивалентов, применяемая в отношении российского патента и евразийского патента, имела принципиально разное содержание и обеспечивает разное законодательное регулирование объема патентной охраны.
В соответствии с ранее действовавшим правилом 12 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, при определении объема правовой охраны, предоставляемой Евразийским патентом, "...принимается во внимание каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак, известный в качестве такового до даты подачи евразийской заявки, а если установлен приоритет, - до даты приоритета изобретения, охраняемого евразийским патентом".
Фактически на территории России могли действовать патенты, толкование объема охраны которых с учетом доктрины эквивалентов принципиально различно, что вряд ли оправданно.
Можно понять недоумение российских судей, которые могли рассматривать спор о нарушении патентных прав по российским и евразийским патентам, особенно в случаях, когда двумя патентами, выданными Роспатентом и ЕАПВ, защищены идентичные изобретения (что допускается статьей 1397 ГК РФ).
В настоящее время данное противоречие полностью устранено путем внесения изменений в правило 12 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, и при установлении использования евразийского патента на территории России будет применяться та доктрина эквивалентов, которая принята в российском патентном праве.
Полная редакция правила 12 с соответствующими изменениями представлена ниже:
"Правило 12. Толкование формулы изобретения при определении правовой охраны <261>
--------------------------------
<261> Название изменено на 23 заседании АС ЕАПО от 8 - 10 ноября 2010 г. Введено в действие с 1 января 2011 г.
(1) Формула изобретения определяет объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом.
(2) В соответствии со статьей 10 Конвенции при определении объема правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, описание и чертежи служат только для целей толкования формулы изобретения.
При этом принимается во внимание каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения, а в случаях, допускаемых национальным законодательством Договаривающегося государства, и эквивалентные ему признаки.
(Новая редакция абзаца второго пункта (2) принята на 23 заседании АС ЕАПО от 8 - 10 ноября 2010 г. Введена в действие с 1 января 2011 г.)
(3) Толкование формулы изобретения заключается не только в преодолении ее неясных или неопределенных положений, но и в установлении ее полного и действительного содержания.
При этом исключаются крайности как буквального (ограничительного) толкования формулы изобретения, так и расширительной ее интерпретации (с учетом всего описания и чертежей в целях выявления общей изобретательской идеи)".
2.10. Установление использования изобретений с математическими выражениями в патентной формуле. В формуле изобретения для отображения конкретных признаков могут быть использованы математические выражения, при этом форма представления математического выражения для характеристики того или иного признака не регламентируется.
Признаки изобретения (известные и новые) могут характеризоваться математическим выражением (равенство, неравенство, система уравнений и т.п.) для отображения:
- соотношения размеров деталей узлов и механизмов;
- параметров процесса в целом или его отдельных операций;
- условий выполнения действий, в т.ч. условий, при которых действия должны быть совершены и каким образом;
- границ допустимой концентрации компонентов в веществе;
- геометрической формы деталей и т.д.
При установлении использования изобретения в контексте нормы п. 3 ст. 1358 ГК РФ, формула изобретения которого включает признаки, охарактеризованные математическим выражением, следует исходить из следующего.
Под использованием изобретения понимается использование признаков из независимого пункта формулы изобретения, независимо от того, в какой форме эти признаки изложены. Обратим внимание на следующее лаконично изложенное правило:
"Признаки формулы изобретения, выраженные математической зависимостью, будут считаться использованными, если конкретное значение физической величины (или соотношения величин) в изготовленном изделии, продукте или примененном способе будут соответствовать тому значению, которое может быть получено из математической зависимости, указанной в формуле запатентованного изобретения" <262>.
--------------------------------
<262> Морская О. Исследование правовых вопросов использования изобретений и полезных моделей. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. С. 35.
При анализе таких формул изобретения необходимо всегда однозначно устанавливать, какие признаки включены в формулу изобретения, и только в отношении последних должны проводиться исследования на предмет их присутствия в конкретном продукте или процессе (способе). Перечень признаков, характеризующих тот или иной объект изобретения, хорошо известен.
Например, для характеристики способов в формуле изобретения используются, в частности, следующие признаки:
- родовое понятие, отражающее назначение способа;
- наличие действия (приема) или совокупности действий (приемов);
- порядок выполнения действий (приемов) во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);
- условия осуществления действий (приемов); режим, при котором осуществляется способ; использование в способе веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.
Непосредственное осуществление действий по измерению (определению) каких-либо параметров, проведение расчета математического неравенства и т.п. тогда необходимы для признания запатентованного способа использованным, когда в формуле изобретения именно эти действия непосредственно указаны как признаки, и они (действия) осуществляются при использовании запатентованного способа.
Например, признаки в формуле изобретения указаны в виде конкретных действий, таких как: измеряют концентрацию, измеряют температуру, рассчитывают вычисляемый параметр и т.д. Как правило, способы с подобными признаками осуществляются с помощью устройств, в автоматическом режиме осуществляющих все необходимые измерения указанных в математическом выражении параметров, и их регулирование по заданному математическим выражением алгоритму.
Совокупность признаков способа как объекта изобретения определяется во временном периоде (цикле), в течение которого осуществляются все признаки, определяющие объем прав по независимому пункту формулы изобретения. Любые иные действия, не входящие в совокупность признаков по независимому пункту формулы изобретения и осуществляемые до или после того периода (цикла), в котором осуществляется запатентованный способ, не являются признаками запатентованного способа и на этом основании не могут учитываться при установлении использования запатентованного способа в каком-либо технологическом процессе.
Не существует каких-либо особенностей установления использования такого признака способа, как условие осуществления действия, когда оно (условие) обременено соблюдением неких физико-химических параметров используемой среды.
Подобная конструкция построения правовых норм используется в гражданском праве в отношении сделок, совершаемых под условием (ст. 157 ГК РФ), когда сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.
В патентном праве формула изобретения может содержать признаки, осуществляемые под условием в зависимости от обстоятельств их наступления, указанных в этой же формуле. Если наступило обстоятельство - констатируется использование запатентованного способа, если не наступило - констатируется неиспользование запатентованного способа.
В качестве судебного эксперта мне пришлось участвовать в рассмотрении спора о нарушении исключительного права на запатентованный способ, часть признаков которого была представлена в формуле изобретения в виде математического выражения, которое выражало собой взаимозависимость некоторых характеристик технологической воды, определяющую предельно допустимые параметры, при соблюдении которых способ должен был осуществляться как реальный технологический процесс.
Спор касался установления использования изобретения "Способ ингибирования солеотложений" по пат. РФ N 2304084, независимый пункт формулы <263> изобретения которого изложен следующим образом:
--------------------------------
<263> Приводится в редакции, действовавшей на момент спора о нарушении патентного права.
"Способ ингибирования солеотложений, включающий введение в воду органофосфоновых кислот, солей указанных кислот либо комплексов указанных кислот с металлами, отличающийся тем, что органофосфоновые кислоты или их производные вводят, если выполняется соотношение границы ингибирования солеотложений:
где 
- концентрация в воде катиона соли, образующей отложения, моль/куб. дм;
i - число катионов в формуле соли, образующей отложения;
- концентрация в воде аниона соли, образующей отложения, моль/куб. дм;
j - число анионов в формуле соли, образующей отложения;
- произведение растворимости соли, образующей отложения;
- свободная энергия поверхности раздела воды и соли, образующей отложения, Дж/кв. м;
a, b, c - длины ребер ячейки кристаллической решетки соли, образующей отложения, м;
, 
, 
- углы между ребрами ячейки кристаллической решетки соли, образующей отложения;
k - постоянная Больцмана, k = 1,38 x 
Дж/К;
T - абсолютная температура, К;
n - число формульных единиц соли, образующей отложения, в одной ячейке кристаллической решетки".
В формуле изобретения речь идет не о выполнении некоего выраженного математической формулой соотношения, а речь идет об отличительном признаке, представляющим собой условие осуществления действия, реализуемого только при определенном качественном состоянии ингибируемой воды. Все характеристики, заложенные в математическое выражение, являются качественными и количественными характеристиками, определяющими свойство ингибируемой воды как сложного солевого состава, и нет ни одного действия как признака способа, которое было бы указано в математическом выражении. В приведенной формуле изобретения именно осуществление действия находится под условием, а не математическое выражение, выражающее взаимосвязь определенных качественных и количественных характеристик воды, находится под каким-либо условием.
Ответчик полагал, что не нарушает запатентованный способ, т.к. не осуществляет измерение величин тех характеристик, которые входят в математическое выражение, и считал, что такие измерения являются признаками, входящими в независимый пункт формулы изобретения. Иными словами, ответчик полагал, что если в формуле изобретения на способ указана некая математическая зависимость, увязывающая различные характеристики технологической воды, то выполнение действий по измерению концентраций, абсолютной температуры, расчету математического неравенства, проверке выполнения неравенства указанной концентрации, также является признаками, входящими в формулу изобретения. А поскольку ответчик таких действий в реальном процессе ингибирования солеотложений не осуществлял, а использовал в процессе ингибирования заранее подготовленную технологическую воду, характеристики которой отвечают предельным значениям, указанным в формуле изобретения, то, по его мнению, запатентованный способ нельзя признать использованным.
Во временные рамки реализации способа как объекта технологии будет входить множество иных действий, но все они не имеет отношения к установлению использования изобретения в том контексте "использования", которое однозначно сформулировано в п. 3 ст. 1358 ГК РФ и соответствует тому содержанию, которое ранее было указано в Патентном законе РФ. Любые иные действия, не входящие в совокупность признаков по п. 1 формулы изобретения и осуществляемые до или после того периода (цикла), в котором осуществляется запатентованный способ, не являются признаками запатентованного способа и, на этом основании, не могут учитываться при установлении использования запатентованного способа в каком-либо технологическом процессе.
Не существует каких-либо особенностей установления использования такого признака способа, как условие осуществления действия, когда оно (условие) обременено соблюдением неких физико-химических параметров используемой среды. Подобная конструкция построения правовых норм используется в гражданском праве, например, в отношении сделок, совершаемых под условием (ст. 157 ГК РФ), когда сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Так и в патентном праве, когда используемая конструкция формулы изобретения содержит признаки, осуществляемые под условием в зависимости от обстоятельств их наступления, указанных в этой же формуле. Если наступило обстоятельство, при котором ввод веществ в воду должен быть осуществлен, и он (ввод) фактически осуществлен, - констатируется использование запатентованного способа. Если не наступило указанное обстоятельство, и ввод веществ в воду не осуществлен, - констатируется неиспользование запатентованного способа.
Дебесский районный суд Удмуртской Республики (решение от 28.12.2009 по делу N 2-1) признал исключительное право истца нарушенным и в своем решении отметил, что указанное экспертное заключение принято в качестве достоверного и допустимого доказательства по данному делу, поскольку оно выполнено в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 86 ГПК РФ, т.е. заключение эксперта содержит подробное описание проведенного исследования, выводы и ответы на поставленные судом вопросы. Верховный суд Удмуртской Республики не удовлетворил кассацию ответчика и оставил в силе решение районного суда. Но спор перешел из судебных инстанций в журналы. Так, в журнале "Патенты и лицензии", N 8 за 2010 г., опубликована статья "Отлагательные и неотлагательные условия обеспечения компетентности судебной экспертизы в области патентного права" с критикой моей статьи <264> и выражением недовольства результатами судебной экспертизы. Пришлось ответить оппонентам статьей "Не судите, да не судимы будете" (журнал "Патенты и лицензии", N 12, 2010 г.), в которой дан подробный анализ заблуждений оппонентов относительно оценки признаков способа, которые должны быть учтены при установлении факта использования подобного способа. Особо было разъяснено, что следует понимать под совокупностью признаков способа, составляющей цикл каждого способа. Под термином "цикл" <265> понимается повторяющийся временной период, в течение которого осуществляется совокупность признаков способа (процесса). Способ как процесс <266> не существует вне временного периода. Вспомним хотя бы реализуемый в двигателях внутреннего сгорания Цикл Отто - термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания <267> с воспламенением сжатой смеси от постороннего источника энергии, цикл бензинового двигателя, состоящий из четырех процессов:
--------------------------------
<264> Джермакян В. Когда отлагательные условия и признаки из математического выражения в формуле изобретения считаются использованными? // Патенты и лицензии. 2010. N 5.
<265> Цикл (греч. kyklos, букв. колесо). Совокупность каких-нибудь явлений, процессов, работ, совершающих законченный круг развития в течение какого-нибудь промежутка времени (Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М., 1935 - 1940).
<266> Процесс (от лат. processus - продвижение) - последовательная смена состояний объекта во времени (Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М., 1935 - 1940).
<267> Можно назвать также Цикл Дизеля, Цикл Стирлинга, Цикл Ванкеля и многие другие.
- адиабатное сжатие рабочего тела;
- изохорный подвод теплоты к рабочему телу;
- адиабатное расширение рабочего тела;
- изохорное охлаждение рабочего тела.
Без установления начала и конца процесса способ как объект изобретения невозможно установить, если, конечно, мы не говорим о так называемых перпетум мобиле.
Палата по патентным спорам, рассматривая возражение против выдачи данного патента и оценивая доводы возражения, в своем заключении по мотиву толкования признаков, выраженных в математическом выражении, подтвердила вышеизложенное мнение следующим образом.
По мнению лица, подавшего возражение, математическое выражение не может быть использовано само по себе, и для проведения по нему расчетов необходимо совершить действия по измерению соответствующих величин и последующей их подстановки в математическую формулу, однако операции, характеризующие измерения каких-либо параметров, необходимых для расчета по математической формуле, в независимом пункте формулы отсутствуют. На основании доводов в возражении сделан вывод о том, что изобретение по независимому пункту оспариваемого патента не отвечает условию "техническое решение".
Анализ доводов сторон в отношении возможности отнесения решения по оспариваемому патенту к техническому решению задачи показал следующее.
Способ ингибирования солеотложений по оспариваемому патенту характеризуется признаком "введение в воду органофосфоновых кислот, солей указанных кислот либо комплексов указанных кислот с металлами", являющихся антинакипинами, при этом данный признак характеризует наличие действия, и, соответственно, носит технический характер. Признак, выраженный в виде математического неравенства, характеризует условия осуществления действия, т.е. условия, при которых в воду вводят антинакипины.
Следует отметить, что признаки, характеризующие наличие действия и условия, при котором данное действия осуществляется, являются признаками, характеризующими способ как объект изобретения в соответствии с требованиями подпункта (8) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ. Подтверждением того, что решение по оспариваемому патенту является техническим решением задачи, является указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат - "надежное предотвращение образования солеотложений при использовании в качестве ингибитора органофосфоновых кислот или их производных, и снижение технологических рисков, связанных с образованием солеотложений на поверхности технологического оборудования", который носит технический характер. Таким образом, приведенные в возражении доводы не позволяют сделать вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту не является техническим решением задачи.
В Руководстве по экспертизе заявок на изобретения, утвержденном Приказом Роспатента 25.07.2011 N 87, в пункте 3.3.4 приведены рекомендации, которые способствуют правильному пониманию и квалификации признаков, выраженных в виде математического выражения:
"Для того чтобы определить, является ли приведенная в формуле изобретения математическая зависимость характеристикой самостоятельного объекта, не являющегося изобретением, или эта зависимость является существенным признаком заявленного изобретения, рекомендуется проанализировать параметры, входящие в математическую зависимость. В том случае, когда в зависимости использованы новые по отношению к прототипу параметры, требующие измерения, даже если в формуле изобретения нет отдельного указания на то, что они получены измерением или иным способом, следует признать, что указанная математическая зависимость представляет собой отличительный от прототипа существенный признак. В случае если в зависимости использованы те же параметры, что и в прототипе, можно сделать вывод о том, что по отношению к прототипу изменился только метод математической обработки и что этот метод является математическим методом и поэтому заявленный объект в целом не относится к техническим решениям в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса".
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |