Все предельно ясно, и моя позиция по определению места и значимости технического результата в оценке патентоспособности, изложенная в 2004 году, ни на йоту не разошлась с позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в решении 2012 года.
1.5. Изобретательская деятельность по ЕПК. В Европейской патентной конвенции (ЕПК) относительно определения патентоспособности изобретения указано: "Европейские патенты выдаются на изобретения, которые являются новыми, промышленно применимыми и основаны на изобретательском шаге" <64>.
--------------------------------
<64> Иногда употребляется равнозначный термин "изобретательская деятельность".
Наличие в ЕПК в определении понятия "изобретение" условия "изобретательский шаг (уровень)" говорит о том, что изобретение в виде любого объекта (устройство, способ, штамм и т.д.) должно быть результатом деятельности человека, так как изобретательский шаг (уровень) - это оценочный результат деятельности, присущей человеку.
Например, если кто-то нашел в природе новый вулканический продукт, то на него патент получить нельзя, ибо в его создании не принимал участие человеческий разум. Можно получить патент на строительный материал, выполненный из найденного природного продукта и т.п., но не на результат природной деятельности как таковой.
Условие патентоспособности "техническое решение" по российскому патентному праву эквивалентно по смыслу <65> европейскому условию "изобретательский шаг", под которым понимается определенная оценка изобретательской деятельности. Условие патентоспособности "изобретательский шаг" как изобретательская деятельность в ЕПК, как представляется, является интегрированным условием, включающим две составляющие:
--------------------------------
<65> Джермакян В. Техническое решение и технический результат в патентном законодательстве России // Патенты и лицензии. 2007. N 1.
- объект патентования должен быть результатом человеческой деятельности;
- такой результат не должен вытекать для специалиста очевидным образом из уровня техники (неочевидность).
Обратим внимание на содержание главы IV "Патентоспособность" Руководства по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, в пункте 1.1 "Основные требования" которого указано следующее.
Существуют четыре основных требования для патентоспособности:
(i) должно быть "изобретение", относящееся к любой области технологии;
(ii) изобретение должно быть "промышленно применимым";
(iii) изобретение должно быть "новым";
(iv) изобретение должно иметь "изобретательский уровень".
Выше перечислены четыре условия патентоспособности, а не три, как иногда считают, понимая под условиями патентоспособности только новизну, изобретательский шаг (изобретательский уровень) и промышленную применимость. При оценке патентоспособности выявляется, относится ли заявленное изобретение к какой-либо области технологии (техники), и только потом изобретение оценивается по оставшимся трем условиям патентоспособности.
1.6. Способ как охраняемый объект. Второй категорией охраняемых объектов <66> является способ, имеющий технический характер и определяемый как процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.
--------------------------------
<66> Под первой категорией объектов понимает продукт.
Способ как объект изобретения с философских позиций также материален как механическое устройство или химическое вещество. Если признаки объекта "устройство" являются статически определимыми, то признаки объекта "способ", в его классическом понимании, статически (в неподвижной форме без учета фактора времени) неопределимы. Единственное отличие способа от продукта (вещного объекта) - фактор времени, в течение которого осуществляются (функционируют) признаки способа, т.к. способ всегда осуществляется в течение определенного периода времени, называемого циклом способа, повторяемым при каждом его воспроизведении, а признаки вещного объекта не имеют функциональной связи со временем и обладают относительной устойчивостью своего существования.
Привнесение в способ фактора времени не исключает осуществление его действий над материальным объектом с помощью материальных средств, что дает основания считать способ техническим средством в широком смысле этого понятия.
Можно ли способ как объект изобретения рассматривать в качестве технического средства? Что, собственно, означает понятие "техническое средство", и действительно ли под данным понятием может пониматься только вещный объект, все признаки которого характеризуются относительной устойчивостью существования во времени, что, собственно, отличает вещь от способа (процесса), технологические признаки которого проявляются во времени, например, изменение во времени температуры нагрева обрабатываемой детали?
Способ как объект изобретения также материален с философских позиций как механическое устройство или химическое вещество, но не является при этом вещью.
Например, строительный кирпич представляет собой пример материального вещного объекта, а способ его изготовления - материальный процесс, увязывающий керамический состав с режимами тепловой обработки в форме с последующим охлаждением полученного продукта.
Привнесение в способ фактора времени не исключает осуществление его действий над материальным объектом с помощью материальных средств, что дает все основания считать способ техническим средством в широком смысле этого понятия.
Во временные рамки реализации способа как объекта технологии будет входить множество иных действий, но все они не имеют отношения к установлению использования изобретения в том контексте использования, которое однозначно сформулировано в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Любые иные действия, не входящие в совокупность признаков по п. 1 формулы изобретения и осуществляемые до или после того периода (цикла), в котором осуществляется запатентованный способ, не являются признаками запатентованного способа и на этом основании не могут учитываться при установлении использования запатентованного способа в каком-либо технологическом процессе.
Под термином "цикл" <67> понимается повторяющийся временной период, в течение которого осуществляется совокупность признаков способа (процесса). Способ как процесс <68> не существует вне временного периода. Вспомним хотя бы реализуемый в двигателях внутреннего сгорания цикл Отто - термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания <69> с воспламенением сжатой смеси от постороннего источника энергии.
--------------------------------
<67> Цикл (греч. kyklos - букв. колесо) - совокупность каких-нибудь явлений, процессов, работ, совершающих законченный круг развития в течение какого-нибудь промежутка времени (Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М., 1935 - 1940).
<68> Процесс (от лат. processus - продвижение) - последовательная смена состояний объекта во времени (Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М., 1935 - 1940).
<69> Можно назвать также цикл Дизеля, цикл Стирлинга, цикл Ванкеля и многие другие.
Без определения начала и конца процесса способ как объект изобретения невозможно установить, если, конечно, мы не говорим о так называемых перпетум мобиле.
Не существует каких-либо особенностей установления использования такого признака способа, как условие осуществления действия, когда оно (условие) обременено соблюдением неких физико-химических параметров используемой среды.
Подобная конструкция построения правовых норм используется в гражданском праве, например, в отношении сделок, совершаемых под условием (ст. 157 ГК РФ), когда сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Так и в патентном праве используемая конструкция формулы изобретения содержит признаки, осуществляемые под условием в зависимости от обстоятельств их наступления, указанных в этой же формуле. Если наступило обстоятельство, при котором, например, ввод веществ в воду должен быть осуществлен, и он (ввод) фактически осуществлен, констатируется использование данного признака из запатентованного способа. Если не наступило указанное обстоятельство и ввод веществ в воду не осуществлен, констатируется неиспользование данного признака из запатентованного способа.
1.7. Применение как форма изложения патентной формулы, а не самостоятельный объект изобретения.
В действующей редакции пункта 1 статьи 1350 ГК РФ указано, что "в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)".
В Проекте ГК РФ 2012 пункт 1 статьи 1350 дополнен уточнением и изложен следующим образом:
"В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению".
Из данной формулировки однозначно следует, что применение продукта или способа по определенному назначению является техническим решением, относящимся к продукту или способу, и применение не отнесено к отдельному, наряду с продуктом и способом, самостоятельному объекту изобретения.
Появлению данного уточнения в законе предшествовало много событий, которые нельзя обойти стороной, т.к. иначе невозможно понять накал страстей, которые разгорелись по данному вопросу, и причины, по которым законодатель пошел на уточнение норм Кодекса, а Роспатент - на уточнение своих документов, относящихся к экспертизе изобретений.
Понадобилось шесть лет противоборства с оппонентами, чтобы наконец исправить ошибку Роспатента, которая чуть было не нанесла непоправимый урон патентообладателям, в основном, производителям лекарственных средств. Исторически события развивались следующим образом.
В октябре 2007 г. в Роспатенте прошла 11-я научно-практическая конференция <70>, на которой обсуждался вопрос о внесенной в проект Административного регламента <71> новелле относительно толкования объема прав, предоставляемого патентом, формула изобретения которого построена по структуре "применение" <72>.
--------------------------------
<70> Научно-практическая конференция "Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в условиях проведения административной реформы и вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", Роспатент, Москва, 10 - 11 октября 2007 г.
<71> Проект Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам исполнения государственной функции по организации приема заявок на выдачу патента на изобретение, их регистрации, экспертизы и выдаче в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения (размещен на сайте Роспатента), 2007 год.
<72> Подробнее о формуле на применение см: Джермакян В.Ю. Что охраняет формула на применение продукта? // Патентный поверенный. 2005. N 6.
Новелла относительно толкования объема прав по формуле "применение продукта А по назначению Б" как объема прав, вытекающего из патента на способ, предлагалась с обоснованием необходимости приведения российского Регламента в соответствие с международной практикой, в том числе практикой патентных ведомств ЕПВ и США.
Приведем пункты из проекта Административного регламента 2007 года, против которых выступил автор, полагая, что их содержание не соответствует международной практике, а при сохранении во введенном в действие Административном регламенте будет способствовать легализации поступления в Россию контрафактной продукции в первую очередь лекарственных средств.
Пункт 8.3.3.2 "Объект изобретения - способ" проекта Административного регламента 2007 года содержал следующие новеллы:
"Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.
Способ может быть охарактеризован в виде применения продукта или способа по определенному назначению".
Такого содержания нет в п. 2.1.2 действовавших до 1 января 2008 г. Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. Названные правила в данном пункте содержат только определение объекта "способ", дословно повторяющее формулировку определения этого объекта из п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ, точно в таком же виде перешедшего в п. 1 ст. 1350 части четвертой ГК РФ.
Далее предлагаемая в проекте Административного регламента 2007 года новелла нашла отражение в особенностях формулы изобретения, относящегося к способу (п. 8.3.7.5 "Особенности формулы изобретения, относящегося к способу"):
"При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т.п.). Для изобретения, охарактеризованного в виде применения продукта или способа по определенному назначению, используется, как правило, формула следующей структуры: "Применение (приводится терминологическое обозначение либо характеристика продукта или способа) в качестве (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа)".
Оба пункта проекта Административного регламента 2007 года относятся непосредственно к такому объекту изобретения, как способ, и по существу в обоих пунктах дано толкование того, что применение продукта А по назначению Б, изложенное в формуле изобретения, есть не что иное, как способ.
Однако нет правовых оснований для такого толкования объема прав и сферы распространения действия патента на изобретение, выданного с формулой на "применение продукта А по назначению Б".
С введением в действие части четвертой ГК РФ в патентном праве ничего не изменилось в отношении перечня технических решений, относящихся к патентоспособным изобретениям. Как и ранее, данный перечень включает всего два объекта: продукт и способ.
Предлагавшаяся новелла переворачивает не только весь предыдущий опыт России, но и не соответствует международной практике, что далее будет доказано.
Если толкование формулы типа "применение продукта А по назначению Б" только как объекта "способ" войдет в силу, то, соответственно, и нарушение прав патентообладателя при судебных спорах будет усматриваться только при осуществлении способа как технологического процесса во времени.
Предложенное в проекте Административного регламента толкование приведет к тому, что такие действия в отношении продукта, как его изготовление, ввоз, предложение к продаже, продажа и т.п., не будут рассматриваться как нарушение исключительного права патентообладателя, имеющего патент, в формуле изобретения которого сформулировано "применение продукта А по назначению Б".
И это самое опасное последствие принятия критикуемого новшества.
Известно, что для установления факта использования запатентованного изобретения (противоправного или добропорядочного - не имеет значения), нужно установить, какие признаки из независимого пункта формулы изобретения использованы. Для подтверждения факта использования продукта или способа по российскому патентному праву необходимо доказать наличие в этих материализованных объектах каждого признака (или эквивалентного) из независимого пункта формулы изобретения.
Для установления факта использования изобретения осуществляется сопоставление правовых признаков из формулы изобретения с материализованными признаками изготовленного или функционирующего объекта техники или технологии.
Обратим также внимание на то, что родовое понятие, составляющее назначение способа, является одним из тех признаков, входящих в формулу изобретения, которые должны обязательно осуществляться для подтверждения факта использования способа.
Например, если патент выдан на способ как процесс лечения какого-либо заболевания, его использование может быть подтверждено только во время лечения.
На момент установления факта использования способа способ должен осуществляться. Даже временное приостановление реализации способа после установления факта его использования не спасет от констатации уже состоявшегося и зафиксированного правонарушения.
К сожалению, некоторые специалисты "спотыкаются" на определении признаков, характеризующих способ, и не относят родовое понятие, определяющее назначение, к признакам запатентованного способа, или некорректно толкуют назначение, определяющее объект.
Совершенно очевидно, что назначение является одним из признаков способа, и при установлении факта использования запатентованного способа нужно установить в первую очередь факт его осуществления, т.е. увидеть способ в действии и констатировать факт реализации им предписанного в родовом понятии назначения. Если факт реализации назначения не установлен, то нельзя будет утверждать о состоявшемся правонарушении.
В этом, между прочим, и кроется основная проблема контроля за правонарушениями в отношении запатентованных способов. Сложно поймать за руку нарушителя способа, если патентообладателя такого способа близко к чужому производству не подпускают, а о доступе в операционную или процедурный кабинет, в которых проводится операция или терапевтическая процедура (реализуется способ лечения), и говорить не приходится.
А как зафиксировать способ лечения, предусматривающий определенный по времени и циклам прием специальных лекарств? Кто будет нарушителем патента - пациент или медсестра, выдающая по графику лекарства? Кому нужен патент, нарушение которого невозможно предотвратить? Вероятно, только любителям вывешивать патенты на стенах в офисах.
Способ как объект изобретения - это всегда процесс во времени, а если все признаки объекта являются статически определимыми, то эти статические признаки не характеризуют способ как процесс.
По-иному рассматривается нарушение евразийского патента на способ <73>. В соответствии с правилом 17 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, устанавливающим условия нарушения евразийского патента, нарушением исключительного права патентообладателя в соответствии со ст. 13 (1) Конвенции признается несанкционированное применение способа, охраняемого евразийским патентом, или предложение к его применению:
--------------------------------
<73> Джермакян В. Нарушение российского и евразийского патента на способ // Патентный поверенный. 2008. N 6.
"Нарушением исключительного права патентообладателя в соответствии со статьей 13 (1) Конвенции признается несанкционированное:
- изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, охраняемого евразийским патентом;
- применение способа, охраняемого евразийским патентом, или предложение к его применению;
- применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым евразийским патентом".
Если в инструкции по применению лекарственного средства, прилагаемой к упаковке лекарственного средства, описан запатентованный способ лечения с помощью данного средства, такое действие уже может рассматриваться как предложение к применению способа со всеми вытекающими для правонарушителя последствиями.
Подчеркнем, что такой вид правонарушения может быть установлен только в отношении евразийского патента. В подобной ситуации в отношении российского патента установить правонарушение на способ весьма проблематично, и придется доказывать, что действия лиц, поставляющих лекарства, представляют собой одну из форм недобросовестной конкуренции в виде угрозы нарушения права, или имеет место косвенное нарушение патента на способ, что при отсутствии прямой нормы не так легко сделать.
К какому из двух объектов (продукт или способ) следует относить возможное нарушение патента, формула изобретения которого представлена по структуре "применение продукта А по назначению Б"?
Попробуем разобраться.
Некоторые специалисты видят решение проблемы в том, что надо бы ввести в российское законодательство отдельный объект изобретения - применение, как это было в действовавшем в СССР Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденном Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584, или в недолго просуществовавшем Законе "Об изобретениях в СССР", и тогда все решится само по себе.
Нет оснований для одобрения данной концепции, так как она не дает ответов на поставленные вопросы при установлении использования запатентованного изобретения.
Напомню, что применение как самостоятельный объект изобретения, отличный от продукта или способа, было намеренно не включено в Патентный закон РФ в редакции 2003 г. и в часть четвертую ГК РФ, и сделано это было как раз для приведения патентного законодательства в соответствие с международной практикой.
В Европейской патентной конвенции, Евразийской патентной конвенции, Договоре РСТ и Соглашении ТРИПС нет самостоятельного объекта изобретения "применение". Попало применение именно как самостоятельный объект изобретения наряду с объектами изобретения (устройство, вещество и способ) в Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (п. 1.1), да и то, скорее, только по инерции, повторяя практику ранее принятого в 1992 г. Патентного закона РФ. Но и евразийские правила не приравнивают формулу типа "применение вещества А по назначению Б" по объему прав только к способу.
Принадлежность конкретного технического решения к продукту или способу устанавливается по наличию в формуле признаков соответствующего вида, характеризующих тот или иной объект. Возможность использования одних и тех же признаков для характеристики разных объектов (способ и вещество) этому не препятствует, если конечная совокупность признаков определяет соответствующий объект изобретения.
Главное - не забывать того, что родовое понятие, определяющее назначение объекта, также является признаком, в первую очередь характеризующим объект. Название изобретения может не соответствовать дословно родовому понятию, но правовую нагрузку при установлении объема правовой охраны несет только родовое понятие, определяющее назначение изобретения.
Проанализируем условный пример формулы на применение продукта: "Применение 0,3 - 0,5-процентного водного раствора А в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей".
В данной формуле не представлен процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, так как нет ни одного длящегося во времени приема или операции над материальным объектом. Иными словами, нет способа как объекта изобретения. Формула содержит только предписание в отношении определенного раствора использовать его по определенному назначению.
Непосредственно в формуле изобретения никаких действий (приемов) и процессов нет. Формула содержит только два признака:
- определенное назначение раствора А (в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей);
- состав раствора А (0,3 - 0,5-процентный водный раствор А).
Два указанных признака в формуле не характеризуют способ как объект изобретения, и такая формула изобретения охраняет продукт и определяет объем прав в отношении продукта.
При составлении формулы изобретения, относящегося к способу, применяется следующее хорошо известное правило:
"При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т.п.)".
Ни одного глагола в представленном выше условном примере формула не содержит, что только подтверждает вывод о том, что данная формула не характеризует способ как объект изобретения, а само слово "применение" является отглагольным существительным.
Однако на этом нельзя поставить точку.
Если формула "применение продукта А по назначению Б" наряду со статически определимыми признаками (признаки вещества, композиции, конструктивные признаки устройства и т.п.) содержит такие признаки способа, как приемы, операции, т.е. действия во времени, то вывод в отношении объекта будет противоположным.
Рассмотрим второй условный пример, несколько модифицировав первый: "Применение 0,3 - 0,5-процентного водного раствора А в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, предусматривающее ежедневное введение названного средства в организм больного в течение 5 - 15 дней".
Запрета на возможность изложения формулы на применение в таком виде нормативные документы ранее не содержали, и имеется множество патентов, в которых формула "применение продукта", кроме признаков, характеризующих состав вещества, включает признаки, характеризующие временные условия и дозировки его использования.
К признакам способа из второго примера формулы "применение продукта" относятся:
- назначение раствора А (в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей);
- состав раствора А (0,3 - 0,5-процентный водный раствор А);
- временные условия осуществления приемов (ежедневное введение средства в организм больного в течение 5 - 15 дней).
В совокупности и только в совокупности все признаки такой формулы изобретения, независимо от формулировки родового понятия, характеризует способ как объект изобретения, и правонарушение в отношении такого способа может быть установлено только при подтверждении факта использования всех признаков из формулы изобретения.
В патенте РФ 2448158 пункты 2 и 3 формулы изобретения изложены по форме "применение" и содержат признаки, характеризующие не только конкретно применяемое вещество, но и признаки способа его использования при лечении.
"2. Применение препарата "Фортелизин" для лечения инфаркта миокарда путем введения внутривенно в дозе 15 мг (2235000 ME), при этом содержимое флакона 5 мг (745000 ME) перед введением препарата разводят в 5 мл 0,9-процентного раствора натрия хлорида.
3. Применение препарата "Фортелизин" для лечения инфаркта миокарда путем введения двумя болюсами - 10 мг (1490000 ME) одномоментно и через 30 мин. - оставшиеся 5 мг (745000 ME) или путем введения 10 мг (1490000 ME) болюсно и оставшихся 5 мг (745000 ME) внутривенно инфузионно в 50 мл 0,9-процентного раствора натрия".
В отношении таких формул изобретения на применение, по моему мнению, объектом по пунктам 2 и 3 является способ, т.к. наряду с признаками используемого вещества в них указаны признаки (действия, приемы), которые в совокупности характеризуют именно способ лечения, со всеми вытекающими из этого последствиями установления использования такого изобретения.
Главный вывод из вышеуказанного состоит в том, что при установлении факта использования изобретения с формулой на применение продукта, в зависимости от совокупности составляющих ее признаков, формула может и должна рассматриваться или как характеризующая непосредственно продукт, или как характеризующая непосредственно способ.
Базировалась критикуемая мной новелла в проекте Административного регламента, как представляется, на заблуждении при прочтении некоторых пунктов Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы в редакции, действующей с 25 марта 2004 г. Приведем их в интересующей нас части.
Форма и содержание формулы изобретения. Правило 6.3 (a).
5.04 Формула изобретения должна характеризоваться "техническими признаками изобретения". Это означает, что формула изобретения не должна содержать каких-либо утверждений, относящихся, например, к коммерческим преимуществам или другим нетехническим признакам, но допускается указание цели, если этим облегчается понимание сути изобретения. Необязательно, чтобы каждый признак был выражен конструктивными терминами. Поскольку это определяется национальным законодательством, эксперт обычно не должен возражать против включения в формулу функциональных признаков при условии, что специалисту в данной области легко представить себе средства для выполнения этой функции без изобретательского творчества, или же такие средства полностью раскрыты в данной заявке. Функциональный признак должен быть оценен и рассмотрен, так же как и любой другой признак, включенный в формулу изобретения, с точки зрения того, что он фактически дает специалисту в данной области в том контексте, в котором он использован. Допускаются пункты формулы на применение изобретения (в смысле технического применения).
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |