Комментарий к главе 72 патентное право 70 страница

Из материалов дела также следует, что пресс-форма для изготовления пластиковых ручек для бутылок была изготовлена на основании чертежей, выполненных самой фирмой OMMP S.a.s di Mologra Pierluigi & C по представленным ООО "Сэйф Кэп" образцам.

В другом судебном споре при рассмотрении вопроса о праве преждепользования стороны заключили мировое соглашение от 1 февраля 2012 года по делу, в котором рассматривался спор по использованию изобретений по патентам на изобретения N 2299408, 2327122 и полезную модель N 16222 (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 1 февраля 2012 г. N 15АП-7772/2011 по делу N А53-20317/2010), при этом мировое соглашение утверждено судом, в постановлении которого приведен текст данного мирового соглашения.

6. Особенности защиты прав лицензиата. Требования к нарушителю патента могут быть заявлены в суд не только патентообладателем, но и лицензиатом исключительной лицензии. Такое право предоставлено лицензиату исключительной лицензии на основании нормы ст. 1254 ГК РФ, согласно которой если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

Ранее, согласно п. 3 ст. 14 Патентного закона РФ, лицензиат исключительной лицензии мог осуществить такое право только в случае, если в лицензионном договоре ему такое право было предоставлено лицензиаром.

В качестве примера защиты прав лицензиата исключительной лицензии может служить спор в отношении патентов РФ N 2040124 и 2103129 (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2006 N 09АП-5291/2006-ГК). Суд не признал необоснованными доводы апелляционной жалобы о наличии процессуальных нарушений при принятии судом первой инстанции решения, т.к. истец - юридическое лицо как лицензиат исключительной лицензии, мог самостоятельно предъявлять иск без участия правообладателей - физических лиц на основании пункта 3 статьи 14 Патентного закона РФ и дополнительного соглашения от 03.12.2002 N 1 к лицензионному договору от 25.04.2002 N 250402АТМ.

7. Участие лицензиата в защите оспариваемого патента, указанного в лицензионном договоре. Роспатент не принял к рассмотрению материалы, поданные лицензиатом в связи с тем, что правилами не предусмотрено участие лицензиата в защите оспариваемого объекта патентных прав. Данное решение Роспатента было обжаловано в суде. Верховный Суд Российской Федерации решением от 8 июля 2009 г. по делу N ГКПИ09-704 в удовлетворении иска отказал и дал толкование статьи 1252 ГК РФ, указав, что исключительный лицензиат имеет право только на защиту при нарушении третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Учитывая то, что споры о нарушении исключительных прав не рассматриваются в административном порядке, суд признал необоснованными заявленные требования.

8. Нарушение правила установления прототипа изобретения не является основанием для отрицания патентоспособности изобретения. В Палате по патентным спорам рассматривалось возражение о признании изобретения несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" в связи с тем, что прототип по выданному патенту РФ N 2265989 в формуле изобретения образован не одним, а одновременно двумя техническими решениями. Палата по патентным спорам решением от 17.10.2007 отклонила возражение и отметила, что нарушение требований правил по экспертизе изобретений в части указания прототипа не предусмотрено законодательством в качестве основания для вывода о несоответствии изобретения какому-либо из условий патентоспособности, установленных законом. Следовательно, даже в случае, если такое нарушение имеет место, это не является основанием для признания патента на изобретение недействительным. Решением Дорогомиловского суда г. Москвы, оставленным без изменения определением Московского городского суда, в удовлетворении заявления о признании недействительным названного решения Палаты по патентным спорам было отказано.

9. Участие авторов изобретения при рассмотрении возражения против выданного патента. Заявленные исковые требования сводились к признанию недействующими правил в части, предусматривающей направление уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам и предоставление права на участие в заседании только правообладателю. По мнению лиц, подавших судебный иск, авторы изобретения, выдача патента на которое оспаривается, также должны иметь право участвовать на заседании коллегии Палаты по патентным спорам даже в том случае, если исключительное право ими передано другому лицу. Верховный Суд Российской Федерации своим решением от 22 апреля 2009 г. по делу N ГКПИ09-431 в удовлетворении исковых требований отказал. Суд установил, что неимущественные права автора напрямую не зависят от выдачи патента и возникают в силу самого создания результата интеллектуальной деятельности. Таким образом, споры о правомерности выдачи патента, рассматриваемые в Палате по патентным спорам Роспатента, не нарушают прав авторов изобретения и их законных интересов, в связи с чем нет необходимости привлекать авторов на заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

10. Споры о правомерности исправления сведений Роспатента о досрочном прекращении действия патентов.

ЗАО "Соболевский завод" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным отказа Федеральной антимонопольной службы России о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства от 10.08.2011 N АК /30595. (Извлечение из Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2012 г. N 09АП-8326/2012-АК по делу N А40-124552/11-106-630.)

Из материалов дела следует, что 10.12.2002 ФГУ "ФИПС" в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" N 34/2002 были опубликованы сведения о досрочном прекращении действия патента Российской Федерации N 2164808 из-за неуплаты государственной пошлины в установленный срок для поддержания патента в силе с указанием даты прекращения действия патента - 29.04.2001.

Принимая во внимание указанную информацию, ЗАО "Соболевский завод" начал осуществлять производство и реализацию генераторов огнетушащего аэрозоля серии ACT. Вследствие установления факта своевременной уплаты государственной пошлины ФГУ "ФИПС" 10.06.2005 в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" N 19/2005 осуществлена публикация о том, что ранее произведенная публикация в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" N 34/2002 о досрочном прекращении действия патента Российской Федерации N 2164808 считается недействительной.

Полагая данные действия ФГУ "ФИПС" незаконными, заявитель обратился в Федеральную антимонопольную службу с заявлением от 15.07.2011 N 277 о возбуждении в отношении ФГУ "ФИПС" дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Судом первой инстанции правомерно установлено, что решением от 27.11.2009 по гражданскому делу N 2-3125/09 отказано ЗАО "Соболевский завод" в удовлетворении исковых требований о признании незаконной публикации ФГУ "ФИПС", осуществленной 10.07.2005 в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" N 19/2005 об отмене ранее произведенной публикации в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" N 34/2002 о досрочном прекращении действия патента Российской Федерации N 2164808.

Кроме того, решением от 12.08.2011 по делу N А40-61557/09-26-546 отказано в удовлетворении исковых требований ЗАО "Соболевский завод" о взыскании убытков и упущенной выгоды с ФГУ "ФИПС" и признании незаконной публикации сведений о досрочном прекращении действия патента Российской Федерации N 2164808.

Решением от 24.04.2008 по гражданскому делу N 3-305/08 удовлетворены исковые требования патентообладателей о признании нарушения со стороны ЗАО "Соболевский завод" исключительных прав по патентам Российской Федерации N 2164808 и 2206353. ЗАО "Соболевский завод" был запрещен выпуск генераторов огнетушащего аэрозоля серии ACT.

Решением от 23.06.2010 по гражданскому делу N 2-494/10 отказано в удовлетворении исковых требований ЗАО "Соболевский завод" к патентообладателям о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование патентов Российской Федерации N 2164808 и 2206353.

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2011 N 414-О-О по жалобе генерального директора ЗАО "Соболевский завод" было отказано в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение его конституционных прав п. 3 ст. 26 Патентного закона Российской Федерации, в соответствии с которым Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) соответствующий реестр, и п. 4 ст. 1393 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 N 657-О-О по жалобе генерального директора ЗАО "Соболевский завод" было отказано в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение его конституционных прав ч. 4 ст. 198 АПК РФ, в соответствии с которым заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Учитывая, что по вопросам, изложенным в заявлении ЗАО "Соболевский завод", о нарушении антимонопольного законодательства приняты судебные акты, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о правомерности отказа в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с изложенным довод заявителя о том, что в решении ответчика об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства не рассмотрено заявление общества по существу, судом апелляционной инстанции отклоняется как необоснованный.

Представленные заявителем дополнительные документы, касающиеся жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не принимаются судом апелляционной инстанции во внимание, поскольку не относятся к предмету исследования по настоящему спору.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Закона "О защите конкуренции" запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением вертикальных соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со ст. 12 настоящего Федерального закона) или иные согласованные действия хозяйствующих субъектов, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к ограничению конкуренции.

Как правомерно установлено судом первой инстанции, ФГУ "ФИПС" совершил техническую ошибку, которая на основании ст. 26 Патентного закона, в редакции, действующей на 10.12.2002, была надлежащим образом исправлена в 2005 г.

Принимая во внимание, что обязанность заключения лицензионного соглашения на право использовать запатентованное изобретение, прямо предусмотрена ст. 13 Патентного закона, действующего по состоянию на 2005 г., а также учитывая, что ст. ст. 1367, 1369 ГК РФ установлено право лица, не являющегося патентообладателем, использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора, вывод антимонопольного органа о том, что суть лицензионного договора не подпадает под понятие согласованных действий, указанных в ч. 2 ст. 11 Закона "О защите конкуренции", обоснованно принят судом первой инстанции.

В связи с изложенным довод заявителя о том, что техническая ошибка, допущенная Роспатентом и ФИПС в 2001 г., привела к ограничению конкуренции на рынке аналогичных товаров, судом апелляционной инстанции отклоняется.

Таким образом, отказ Федеральной антимонопольной службы России в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства от 10.08.2011 N АК/30595 вынесен в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции".

В соответствии с ч. 2 ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Доказательств того, что обжалуемое решение нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, ЗАО "Соболевский завод" не представлено.

Суд апелляционной инстанции считает, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, нормы материального и процессуального права не нарушены и применены правильно, судом полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем оснований для отмены или изменения решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Проект ГК РФ 2012 предусматривает новую статью 1406.1 "Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец".

В случаях нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель, наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца, или в двукратном размере стоимости товаров, в которых использовано соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Комментарий к проекту статьи 1406.1

Ответственность за нарушение исключительного права в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в виде выплаты денежной компенсации воспроизведена по аналогии с действовавшей и показавшей свою эффективность статьей 1515 "Ответственность за незаконное использование товарного знака" Кодекса, пунктом 4 (1) которой определено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компенсация взыскивается вместо убытков и убытками не является. Размер компенсации устанавливает суд в пределах, прямо указанных в законе, в то время как размер причиненных убытков истец должен в суде доказать. Поэтому не исключена ситуация, когда размер нижней границы компенсации, который не может быть уменьшен, может составлять величину, превышающую размер реально причиненных убытков. Для принятия судебного решения о взыскания компенсации не имеет значения, знал ли нарушитель патента о том, что он нарушает патентные права других лиц. Он будет привлечен к ответственности независимо от наличия вины.

Российские суды уже стали взыскивать с нарушителей патентов значительные убытки в размере не полученного патентообладателем дохода, определяемого во взаимосвязи с неполученными роялти.

Например, при рассмотрении спора о нарушении патента РФ N 2200681 ФАС Волго-Вятского округа Постановлением кассационной инстанции от 16 мая 2012 г. по делу N А79-12204/2010 оставил без изменения решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 26.10.2011 и Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2012 по делу N А79-12204/2010, а кассационную жалобу ЗАО "Промтрактор-Вагон" - без удовлетворения.

Одновременно с требованием о прекращении нарушения патента правообладатель вправе требовать возмещения лицами, виновными в нарушении патента, причиненных убытков (пункт 1 статьи 1252 Кодекса).

Убытки подлежат взысканию по правилам статьи 15 Кодекса, согласно которой лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать противоправность поведения ответчика, наличие и размер понесенных убытков, а также причинную связь между противоправностью поведения ответчика и наступившими убытками. Кроме того, обращаясь за взысканием упущенной выгоды, необходимо исходить из обычных условий гражданского оборота.

По результатам рассмотрения данного спора суд обязал правонарушителя прекратить использовать изобретение "Тележка железнодорожного вагона" по патенту N 2200681 и взыскал в пользу истца 7478400 рублей убытков, 63646 рублей 87 копеек расходов по уплате государственной пошлины и 126100 рублей расходов по оплате экспертизы. Суд установил, что в 2009 году ответчик изготовил и реализовал 800 тележек модели 18-9771 в составе полувагонов модели 12-1303-01. Каких-либо отчислений за использование объекта интеллектуальной собственности ответчик не производил, поэтому убытки истца правомерно определены как не полученный истцом доход по возможному лицензионному соглашению в виде трехпроцентной ставки роялти. Доказательств ошибочности такого подхода к исчислению убытков ответчик не представил, поэтому суд обоснованно удовлетворил иск в соответствующей части.

Однако до введения рассмотренной нормы взимание именно компенсации признано не соответствующим действовавшему ранее закону, и суд кассационной инстанции поддержал постановление суда апелляционной инстанции, который пришел к выводу о невозможности для правообладателя объекта патентного права требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации (Постановление ФАС Северо-Западного Округа от 29 января 2013 г. по делу N А56-12802/2012).

ООО "НИКАМЕД" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "ПасТер" о взыскании 4850000 руб. денежной компенсации за нарушение исключительного права по патенту N 55579. Решением суда от 13.07.2012 иск удовлетворен частично, с ответчика взыскано в пользу истца 500000 руб. компенсации за нарушение патентных прав.

Постановлением апелляционного суда от 25.10.2012 решение отменено, в иске отказано. Суд кассационной инстанции, рассмотрев жалобу, полагает, что жалоба не подлежит удовлетворению. Апелляционный суд сослался на то, что статья 1252 ГК РФ указывает среди прочего на возможность требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, причем в этом случае правообладателю не надо доказывать размер причиненных убытков, однако эта компенсация в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, может взыскиваться только в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. В отношении объектов патентного права такого указания нет. На основании этого суд апелляционной инстанции пришел к выводу о невозможности для правообладателя требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Суд апелляционной инстанции правильно применил пункт 3 статьи 1252 и подпункт 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ, учел толкование норм права, изложенное в пункте 56 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, из которого следует, что согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ суды рассматривают, в частности, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных Кодексом; при этом данная норма не предполагает возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требования о взыскании компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 1252 Кодекса; такого рода способ защиты прав не предусмотрен положениями главы 72 ГК РФ; указанную норму суды применяют, рассматривая споры о компенсациях как виде вознаграждения, уплачиваемых на основании подпункта 3 статьи 1359, статьи 1360, абзаца второго пункта 4 статьи 1370, пункта 3 статьи 1392 Кодекса. Поскольку в данном случае истец требует взыскания компенсации на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, апелляционный суд правомерно отказал в удовлетворении иска.

Но судебная практика не однозначна. В споре по нарушению патента РФ N 2122238 суд взыскал именно компенсацию в размере 500000 руб. за нарушенное исключительное право, при этом суды обосновали свое решение ст. ст. 1250, 1252 и 1253 Кодекса и, сославшись на п. 3 ст. 1252 Кодекса, подчеркнули, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда (ФАС Поволжского округа, Постановление кассационной инстанции от 25.08.2011 по делу N А49-8545/2009.

Статья 1407. Публикация решения суда о нарушении патента

Комментарий к статье 1407

1. Цель публикации. Данная норма является новой и отсутствовала в Патентном законе РФ. Ее применение позволит доводить до общественности и заинтересованных лиц сведения обо всех правонарушениях в отношении объектов патентных прав, при этом информация будет содержать номер конкретного патента. Требование о публикации решения суда о нарушении патента является одним из способов извещения общественности о состоявшейся защите исключительных прав патентообладателя.

Публичность подобной информации будет препятствовать злостным правонарушителям пользоваться достижениями и авторитетом добропорядочных участников рынка и свидетельствует о способности государства защищать интересы патентообладателей.

2. Ограничение прав лицензиата на требование публикации. Обратим внимание на то, что ст. 1407 Кодекса предоставляет только патентообладателю право потребовать указанной публикации решения суда и не предоставляет подобного права его лицензиатам. По крайней мере, для лиц, которые обладают исключительной лицензией и права которых также нарушены, распространение данной нормы было бы справедливым, особенно в случаях, когда патентообладатель, предоставив исключительную лицензию, сам полностью отказался от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. По существу, таким правом должно обладать любое лицо, правомочное самостоятельно подавать в суд заявление о нарушении патента.

Дата добавления: 2015-10-21