В описании заявки сказано, что решаемая техническая задача заключается в создании способа рекламирования, позволяющего предоставить рекламируемый продукт в виде, дающем потребителю возможность увидеть все лучшие признаки качества и достоинства товара и услуги, а также высокий уровень достоверности информации, а достигаемый технический результат заключается в повышении эффективности и качества предоставляемого рекламного продукта.
Отказное решение экспертизы ФИПС мотивировано тем, что предложение заявителя представляет собой действия организационного характера, а указанный в заявке результат обусловлен лишь содержанием и формой представления информации.
В решении Палаты по патентным спорам по данному мотиву отмечено следующее.
Результат, заключающийся в повышении эффективности действия рекламы и ее качества, не может быть отнесен к техническим результатам, т.к. не представляет собой характеристику технического эффекта, явления или свойства, а определяется лишь видом и формой подачи информации, субъективно воспринимаемой потребителем. Любой результат может быть получен лишь при использовании какого-либо продукта (устройства, вещества, штамма микроорганизма и т.д.), в частности, при распространении рекламной информации, записанной на носитель, или при считывании с носителя данной информации, и, вопреки мнению лица, подавшего возражение, не является техническим только вследствие факта применения продукта. Отсутствие возможности выявления технического эффекта при применении предложения заявителя свидетельствует о том, что данное предложение не является техническим решением, а следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения.
1.3. Техническое решение и электрические сигналы, различные излучения и поля <36>. Существенные признаки электрического и ему подобного сигнала (характеристики и параметры) проявляются только во времени, что должно являться определяющим при установлении совокупности существенных признаков, определяющих объект патентования - способ или продукт. Совокупность существенных признаков в формуле изобретения может в большей мере характеризоваться признаками (характеристиками) сигнала как процесса во времени, но одновременное наличие в патентной формуле признаков, характеризующих продукт как вещный объект, позволяет выдавать патенты непосредственно на объект-продукт, а не только на объект-способ.
--------------------------------
<36> С дискуссией в отечественной научной литературе, затрагивающей особенности патентования подобных объектов, можно ознакомиться, последовательно изучая публикации:
1) Джермакян В. Возможно ли патентование сигналов, излучений, полей? // Патенты и лицензии. 2006. N 7;
2) критику данной статьи в публикации: Смирнов В. Об изобретателях "каверзных" вопросов // Патенты и лицензии. 2007. N 1;
3) и поставивший точку в дискуссии ответ на критику, изложенный в статье Джермакян В. Каверзны ли "каверзные вопросы", и уместен ли материализм в патентном праве? // Патенты и лицензии. 2007. N 5.
В статике сигнал или поле как материальный объект не проявляются. Магнитное поле равномерно движущейся частицы есть ее свойство. Движущаяся частица есть источник или носитель своего магнитного поля (или свойства). Частица движется относительно наблюдателя; наблюдатель регистрирует (измеряет, наблюдает) магнитное поле частицы. Если же частица покоится, то магнитное поле <37> отсутствует. При этом свойство не может превращаться в материальный объект.
--------------------------------
<37> Кулигин В.А., Кулигина Г.А., Корнева М.В. Физика и философия физики. Воронеж, 2001.
Когда частица покоится, то магнитное поле не проявляется (отсутствует), и оно (поле) не превращается в материальный объект. Вряд ли кто будет возражать против того, что свойство не переходит в материальный предмет, так сказать, не прячется в нем до поры до времени. Но из этого вовсе не следует вывод о том, что возбужденное поле, проявляющее в какой-то период времени свои свойства, не является в этот период времени материальным объектом.
Как справедливо отметил в своей публикации <38> Л.Н. Линник, "для целей патентования информацию можно определить как материальную категорию, отражающую, фиксирующую и характеризующую степень упорядоченности материи и/или целенаправленной организации материального мира, определяемую в том числе количественными характеристиками с возможностью фиксации на материальных носителях и многократного ее воспроизведения. Однако если эта гипотеза неприемлема, для характеристики операций по преобразованию информации следует использовать возможность ее материализации в виде совокупности адекватных информации электромагнитных сигналов, материальный характер которых не вызывает сомнения".
--------------------------------
<38> Линник Л.Н. Патентное право: особенности защиты компьютерных технологий // http://www.linnik-patent.com. Персональные страницы. 23 апреля 2005 г.
Широким по объему прав может быть патент на носитель записи сигнала, охарактеризованный параметрами (свойствами) сигнала, которые носитель должен с помощью соответствующих систем формировать. Носитель записи как отдельный признак будет во многих случаях известным, но в совокупности с другими существенными признаками (характеристиками) сигнала такой объект - носитель записи становится патентоспособным продуктом, осязаемым в статическом состоянии. Его можно арестовать, проверить на выполняемые функции, хранить на складе и т.п.
Введение в формулу изобретения понятия "носитель записи" должно преследовать только одну цель: создать осязаемость такого продукта еще до проявления функций записанного на носителе сигнала. Такая формула изобретения позволяет применять все действующие нормы патентного права по установлению факта использования запатентованного изобретения - продукт.
Например, рассмотрим патент США N 5696505, который часто упоминается в различных публикациях как якобы подтверждающий факт выдачи патента на сигнал как таковой. Такой вывод представляется ошибочным, и дословное прочтение его формулы свидетельствует о том, что патент выдан не на сигнал как таковой.
Объектом по независимому пункту 25 формулы изобретения по патенту N 5696505 является "Кодированный сигнал, модулированный и сохраненный на носителе записи", изложенный в патентной формуле следующим образом:
"Кодированный сигнал, модулированный и сохраненный на носителе записи и представляющий серии информационных слов для последовательного считывания, демодуляции и декодирования с целью воспроизведения представляемых серий информационных слов, причем указанный кодированный сигнал содержит последовательность из q-последовательных информационных частей сигнала, которые представляют q-информационных слов, где q является целым числом, при этом в указанном сигнале каждая из информационных частей сигнала представляет одно из информационных слов и содержит n-битовых ячеек, при этом каждая битовая ячейка имеет первый и второй сигнальный приоритет, и каждая информационная часть сигнала принадлежит одной из множества заданных групп информационных частей сигнала, при этом каждая информационная часть сигнала, принадлежащая первой из указанных групп информационных частей сигнала, уникально задает информационное слово вне зависимости от групп информационных частей сигнала, смежных с указанной каждой формационной частью сигнала, принадлежащей указанной первой группе, и каждая информационная часть сигнала, принадлежащая второй из указанных групп информационных частей сигнала, уникально задает информационное слово в зависимости от значения по меньшей мере одной битовой ячейки в информационной части сигнала, смежной с указанной каждой информационной частью сигнала, принадлежащей указанной второй группе".
Принимая данную патентную формулу как формулу, якобы защищающую непосредственно сигнал, многие упускают из вида наличие в формуле изобретения такого признака, как "носитель записи", и указание в формуле на то, что "сигнал модулирован и записан на носителе записи", хотя очевидно, что сигнал проявит свою функцию только в динамике во время работы соответствующего оборудования.
Что касается вопроса о том, как назвать объект - "Носитель с модулированным и записанным сигналом" или "Сигнал, модулированный и записанный на носителе", то, на мой взгляд, это дело вкуса, а точнее экспертных традиций того или иного патентного ведомства. Объем прав от этого не изменится, а главное - в обоих случаях появляется статически определимый вещный объект-носитель, выполняющий во время работы совместно с соответствующей аппаратурой заданную функцию - формирование ранее модулированного и записанного на носитель сигнала.
Обращать внимание следует на формулировку признаков в патентной формуле. Данные признаки не должны повторять (воспроизводить) программу для ЭВМ как совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ, т.к. указанные признаки представляют собой математическое обеспечение, выраженное в знаковых символах, не имеющих материальной формы воплощения, что, собственно, и отличает данные признаки от признаков, имеющих материальный эквивалент.
Компьютерные программы, в соответствии с определением, данным в статье 1261 ГК РФ, сами не являются техническими объектами, т.к. не материализуются как таковые в вещных продуктах или технологиях, и отнесены к объектам авторского права по той причине, что сама программа для ЭВМ в том виде, как она представляется на обозрение на носителе, является систематизированным набором математических и иных символов (язык программирования, исходный текст, объектный код и т.п.), в совокупности представляющих собой данные и команды, предназначенные для функционирования ЭВМ. В результате такого функционирования ЭВМ на экран или иное устройство может, в частности, выводиться определенная информация, но ЭВМ может функционировать и без выведения какой-либо информации на экран.
Описание программы для ЭВМ отличается от описания алгоритма, который эта программа реализует, примерно так же, как нотная запись в условных знаках отличается от последовательности воспроизведения живой музыки по этим нотам на разных музыкальных инструментах. Российское законодательство не допускает патентование программы для ЭВМ, но не препятствует патентованию алгоритма, который реализуется соответствующей программой и изложен в виде признаков способа как объекта изобретения, если изложенный способ не представляет собой описание лишь последовательности выполнения конкретных математических операций.
1.4. Расширение арсенала (ассортимента) технических средств как задача изобретения.
Периодически в публикациях высказывается мнение, что расширение арсенала (ассортимента) технических средств является разновидностью технического результата. На ошибочность такой позиции неоднократно указывалось, начиная с публикации <39>, в которой было показано, что расширение арсенала (ассортимента) технических средств является не техническим результатом, а задачей, на решение которой направлено изобретение. Приравнивание такой задачи, как расширение арсенала технических средств (расширение ассортимента <40>), к техническому результату является ошибкой.
--------------------------------
<39> Джермакян В. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.
<40> Ассортимент продукции - состав, соотношение отдельных видов изделий в продукции предприятия, отрасли, группе товаров с учетом их качества и сортности; состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.
Расширение арсенала технических средств имеет место при рассмотрении различных пищевых продуктов и напитков, биологически активных добавок, текстильных изделий, лечебных веществ и других объектов массового спроса.
В контексте рассматриваемого вопроса являются адекватными понятия "арсенал технических средств определенного назначения" и "ассортимент технических средств определенного назначения".
Правила экспертизы устанавливают, что, если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения, и специального его указания не требуется. Из данного условия совершенно однозначно следует вывод о том, что технический результат совпадает в данном случае только с назначением изобретения, но сам не превращается в расширение ассортимента. Расширение ассортимента представляет собой задачу изобретения, а не техническую характеристику конкретного продукта (изделия).
В пункте 2.2.1 Рекомендаций по экспертизе изобретений <41> написано:
--------------------------------
<41> Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения. Утверждены Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 199.
"Следует иметь в виду, что заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств определенного назначения. В этом случае технический результат заключается в реализации этого назначения, при этом вопрос о придании каких-то технических достоинств этому средству перед заявителем мог не стоять. При решении вопроса о существенности того или иного признака в случае, когда технический результат заключается только в реализации определенного назначения, следует установить, действительно ли этот признак необходим для реализации данного назначения".
По моему убеждению и согласно зарубежному опыту, формулировка технического результата в таких случаях должна переноситься в формулировку назначения изобретения, если назначение признается техническим результатом.
Например, техническим результатом является получение сливочного мороженого со вкусом горчицы, при этом мороженое охарактеризовано известными компонентами традиционного мороженого, которое не обладает вкусом горчицы, но заявитель утверждает, что, добавив к известной композиции сок шиповника, он получает совершенно неочевидный технический результат - вкус горчицы и, таким образом, расширяет ассортимент мороженого разных вкусов.
Очевидно, что получить патент на мороженое, в которое просто добавлен известный вкусовой компонент, невозможно, если при этом получаемый результат вытекает из известных свойств соединяемых компонентов. Поэтому заявитель "мудрит", указывая неочевидный технический результат, получает патент, в котором такой "мудреный" технический результат никак не отражен в патентной формуле, и начинает выдвигать претензии о нарушении его патента ко всем иным лицам, которые в кафе или ресторане подают на десерт сливочное мороженое, облитое соком шиповника, ничего общего по вкусу не имеющего с горчичным.
Чтобы исключить возможность спекуляции патентами такого типа, нужно назначение такого изобретения излагать в виде того хитрого технического результата, с помощью которого заявитель "доказал" патентоспособность своего изобретения. В этом случае формула изобретения может составляться без разделения на части и в родовом понятии в виде назначения должны указываться характеристики из технического результата.
Например, "Сливочное мороженое со вкусом горчицы, характеризуемое тем, что включает компоненты A + B + C + сок шиповника, при следующем отношении компонентов...".
В случае предъявления претензий к тем, кто продает обычное сливочное мороженое с соком шиповника, но без проявления горчичного вкуса, патент не будет признан нарушенным. Такой путь отобьет охоту жульничать, при этом такой путь снимает определенную ответственность с эксперта, который не мог отрицать патентоспособность на этапе экспертизы, но объем исключительных прав предоставил в таком виде, с помощью которого невозможно спекулировать полученным патентом в отношении тех продуктов, которые не соответствуют указанному конкретному назначению.
В практике Патентного ведомства США неочевидные свойства получаемого продукта (в нашей терминологии - технический результат) могут не указываться именно в родовом понятии в патентной формуле; они могут приводиться в патентной формуле после перечисления компонентов, например: "Композиция для сливочного мороженого, содержащая компоненты A + B + C + сок шиповника, при этом композиция обеспечивает горчичный вкус" <42>.
--------------------------------
<42> Джермакян В., Федорова В., Осипова Н. и др. Правовая охрана напитков в Российской Федерации и промышленно развитых странах. М.: ИНИЦ "Патент", 2006 (текст на с. 22 - 28 с содержанием ответа из Патентного ведомства США на запрос российских специалистов).
Возможно, что такой путь и для нас более удобен и корректен, но тогда нужно прямым текстом прописать данную ситуацию в Рекомендациях по экспертизе изобретения, а еще лучше - непосредственно в Административном регламенте по изобретениям, примерно так:
Если технический результат обеспечивает только расширение ассортимента (арсенала) технических средств, то назначение такого изобретения конкретизируется в формуле изобретения до характеристик указанного технического результата или путем внесения соответствующих характеристик в родовое понятие, указываемое в формуле изобретения или путем дополнения независимого пункта формулы изобретения указанием на обеспечение достигаемых характеристик (свойства, эффекта или явления).
В качестве примеров изложения формулы изобретения можно привести два варианта:
Вариант 1.
"Композиция для сливочного мороженого со вкусом горчицы, характеризуемая наличием компонентов A + B + C + сок шиповника, при следующем количественном отношении компонентов...".
Вариант 2.
"Композиция для сливочного мороженого, содержащая компоненты A + B + C, отличающаяся тем, что дополнительно содержит сок шиповника, при следующем количественном отношении компонентов... в композиции, которая обладает вкусом горчицы".
Особо обратим внимание на то, что изменение технического результата в процессе экспертизы, сводящееся к указанию нового, ранее не оговоренного в заявке назначения, будет рассматриваться как изменение существа изобретения со всеми вытекающими последствиями. Такие изменения, даже если они не включаются в формулу изобретения, не должны также дополнительно включаться в описание изобретения.
Например, если заявленное изобретение характеризовалось как способ покраски строений определенным составом, то далее, в рамках поданной заявки, не должны быть приняты к рассмотрению сведения о том, что изобретение обеспечивает защиту строений из дерева от жучков определенного вида. Такое изменение технического результата по существу характеризует указание на новое свойство состава - препятствовать размножению жучков определенного вида, что никак не вытекает из ранее представленных сведений о составе, если нельзя доказать, что присутствующие в составе компоненты действительно известны как влияющие на здоровье жучков.
Сказанное корреспондирует с нормой по п. 5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, согласно которой "дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки".
Обратимся к п. 11.5.2 Руководства по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, часть C "Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу" (апрель 2010 года), в котором в отношении рассматриваемого нами вопроса о расширении ассортимента отмечено следующее (приводится в дословном переводе из русского текста Руководства).
"Выражение "техническая проблема" должно интерпретироваться в широком смысле; оно не обязательно подразумевает, что техническое решение - это техническое усовершенствование по отношению к предшествующему уровню. Таким образом, проблема может состоять в том, чтобы просто найти альтернативу известному устройству или процессу, который обеспечивает те же самые или подобные результаты или будет более рентабельным. Техническая проблема считается разрешенной, только если доказано, что в основном все заявленные осуществления демонстрируют технические результаты, на которых основывается изобретение".
Несложно заметить, что более рентабельная альтернатива это и есть в нашем понимании расширение ассортимента. Но более важным является однозначно отмеченное условие того, что и в данном случае в описании изобретения должны присутствовать доказательства достижения технического результата, при этом обратим также внимание на то, что не требуется получить какой-либо новый технический результат. Технический результат может быть одним и тем же (в сравнении с прототипом), что не препятствует признанию патентоспособности изобретения, направленного на расширение ассортимента, но позволяет сформулировать совокупность существенных признаков, характеризующих данное изобретение. Иными словами, отказ от технического результата или его игнорирование при оценке патентоспособности и установлении совокупности существенных признаков изобретения не допускается, и пока технический результат не сформулирован в описании изобретения, оценить его патентоспособность не представляется возможным, независимо от того, какая техническая задача (проблема) решается, в т.ч. и в отношении расширения ассортимента.
В статье "Изобретение - техническое решение, или трудный российский путь гармонизации законодательства" <43> авторы, критикуя российскую норму ст. 1350 ГК РФ, согласно которой к изобретениям относятся не любые, а именно технические решения, заодно подняли вопрос, касающийся оценки определения "расширение арсенала средств".
--------------------------------
<43> Мещеряков В., Кузнецов Ю. Изобретение - техническое решение, или Трудный российский путь гармонизации законодательства // Патентный поверенный. 2011. N 1, 2, 3.
Авторы приравняли определение "расширение арсенала средств" к определению "технический результат", что следует из сказанного ими:
"Однако в п. 2.2.1 Регламента <44> справедливо отмечено, что универсальным результатом, на достижение которого может быть направлено изобретение, является расширение арсенала средств: "Следует иметь в виду, что заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств определенного назначения. В этом случае технический результат заключается в реализации этого назначения, при этом вопрос о придании каких-то технических достоинств этому средству перед заявителем мог не стоять. При решении вопроса о существенности того или иного признака в случае, когда технический результат заключается только в реализации определенного назначения, следует установить, действительно ли этот признак необходим для реализации данного назначения".
--------------------------------
<44> В статье авторами допущена опечатка в ссылке на пункт 2.2.1 Регламента. Данный пункт с процитированным содержанием приведен в Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения, утв. Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 199.
И далее авторы делают вывод:
"То есть в случае, когда объективно не достигаются никакие обычные результаты, изобретение спасает указанный универсальный результат. Точно так же это определено и Руководством ЕПК. Так, п. 1.3 главы IV части C установлено: "ЕПК не требует явным или неявным образом, чтобы изобретение для патентоспособности должно повлечь за собой некоторый технический прогресс или даже любое полезное действие. Однако полезные эффекты, если таковые вообще имеются относительно уровня техники, должны быть заявлены в описании".
Возможно, тезис "когда объективно не достигаются никакие обычные результаты, изобретение спасает указанный универсальный результат" представляет собой всего лишь не очень удачную формулировку в рассматриваемой статье, но этот же тезис, причем без всякой возможности иного толкования, повторен в другой статье <45> одного из авторов следующим образом:
--------------------------------
<45> Мещеряков В. Изменение технического результата (часть вторая) // Патентный поверенный. 2012. N 4.
"И последнее обстоятельство, которое необходимо отметить при анализе многих из всех рассмотренных выше норм и положений ЕПК. В тексте этих норм и положений встречается такая терминология: "технические результаты", "результаты", "технический эффект", "цель". Во-первых, по смыслу они выражают одно и то же: технический результат. Во-вторых, что принципиально важно: технический результат, получаемый изобретением, рассматривается ЕПК не как обязательное преимущество над прототипом, а как любой результат, не совпадающий с прототипом. Минимально возможным результатом (когда нет никаких иных) может быть просто расширение арсенала средств того же назначения. Это характерное условие патентной системы в рыночной экономике <46>".
--------------------------------
<46> Выделено мной. - В.Д.
Таким образом, суждение о расширении арсенала средств как о разновидности технического результата авторы рассматривают в виде не подлежащей отрицанию парадигмы патентной системы в рыночной экономике.
Однако никогда между определениями "арсенал средств" и "технический результат" в нормативных документах Роспатента не стоял знак равенства, хотя справедливости ради следует отметить, что такое мнение действительно существовало, и, судя по сегодняшней дискуссии, существует оно и сейчас.
Так, в статье В.И. Смирнова "В чем смысл споров о техническом результате", опубликованной в журнале "Патентный поверенный" N 1, 2013, ее автор полагает, что обойти требование о раскрытии в описании изобретения технического результата весьма просто, и свою позицию обосновывает следующим:
"Однако отсутствие в описании изобретения технического результата, как ни странно, может иметь неоднозначные правовые последствия. Так, любой заявитель, не желающий быть уличенным в отсутствии причинно-следственной связи признаков с указанным им техническим результатом или не желающий по каким-то причинам показывать эту связь, может уклониться от представления этой технической характеристики заявленного объекта. Для этого достаточно в описании упомянуть, что задачей изобретения является только "расширение арсенала технических средств указанного назначения". Эксперт в этом случае уже не сможет потребовать никаких характеристик технического результата".
Поэтому придется весьма критически обсудить выдвинутый лозунг о существовании универсального технического результата, якобы спасающего патентоспособность любого заявленного изобретения, когда нет иных результатов.
Вопрос не нов, и с ним пришлось вплотную столкнуться еще в 2003 году, во время действия Патентного закона РФ и соответствующих ему правил по экспертизе заявок на изобретения, и данный вопрос и ответы на него были изложены в издании <47> 2004 и 2005 годов, в главе 7 "Анализ технического результата и его разновидности", на с. 140 - 142 издания 2004 г. и на с. 138 - 140 издания 2005 г., в котором по данному поводу было отмечено следующее:
--------------------------------
<47> Джермакян В. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства (российский и зарубежный опыт). М.: ИНИЦ Роспатента, 2004; 2005.
"Технический результат является единственным критерием оценки существенности признака, т.к. признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. При этом сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.
Технический результат относится к сведениям, которые должны подтвердить возможность осуществления изобретения. Практика экспертизы показывает, что в подаваемых от ряда заявителей заявках на изобретения и полезные модели наметилась тенденция приведения в заявках под видом технического результата чего угодно, но только не того технического результата, на основании которого устанавливаются:
- сущность изобретения;
- существенность признаков;
- правомерность использования альтернативной формы изложения признаков в формуле изобретения.
Эксперт должен при проверке формулы изобретения (наряду со многими другими требованиями) критически оценивать:
- формулировку технического результата;
- возможность его получения;
- соответствие условию быть "одним и тем же" при анализе формул с альтернативными выражениями.
Рассмотрим изложенные соображения относительно технического результата в одной из частных ситуаций, когда должна быть оценена правомерность использования альтернативной формы изложения признаков в формуле изобретения во взаимосвязи с такой формулировкой технического результата, которая не может быть безоговорочно принята экспертизой.
Речь пойдет о формулах изобретения с альтернативными признаками, объединяемыми на основании технического результата, сформулированного как "расширение ассортимента (арсенала) технических средств определенного назначения".
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |